LA GESTIONE CONTRATTUALE DELLIPINTELLECTUAL PROPERTY NEI PROGETTI DI

LA GESTIONE CONTRATTUALE DELL’IPINTELLECTUAL PROPERTY NEI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE ED I RISCHI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE TEDESCHE ED ITALIANE Mattia Dalla Costa Avvocato/Rechtsanwalt Barbara Sartori Avvocato 18 maggio 2012

Indice LA GESTIONE CONTRATTUALE DELL’IP-INTELLECTUAL PROPERTY IL MARCHIO • Definizione di marchio • I principali contratti di trasferimento dei diritti sui marchi • Consigli pratici prima della stipula – due diligence • Trasferimento di marchio totale o parziale • Il contratto di Licenza • Limiti • Contenuti del contratto di Licenza • Contenuti accessori del contratto di Licenza • Il contratto di Marchandising 7 8 9 10 11 12 13 16 19 2 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Indice IL BREVETTO • Definizione di brevetto – invenzioni e modelli • I principali contratti di trasferimento dei diritti sui brevetti • Consigli pratici prima della stipula – due diligence • Contenuti accessori del contratto di licenza di brevetto • Invenzioni dei dipendenti 21 23 24 25 27 IL KNOW-HOW • Definizione giurisprudenziale di know-how • Know-how – definizione comunitaria • …e italiana • I principali contratti di trasferimento sui diritti di know-how 29 30 31 32 BREVETTO e KNOW-HOW • Accordo di Riservatezza • Lettera di Intenti • Accordo di Sviluppo Congiunto © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 33 34 35 3

Indice TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIE CONCORRENZA • Restrizioni fondamentali nulle ex lege • Altre restrizioni invalide E DIRITTO DELLA 36 37 LA TUTELA DELL’IP NELLE FIERE TEDESCHE E ITALIANE • La tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere 39 • Vantaggi della tutela in fiera 40 LA TUTELA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO • Tutela giudiziaria cautelare • Autodisciplina 41 45 LA TUTELA NELL’ORDINAMENTO TEDESCO • Tutela giudiziaria cautelare 52 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 4

Indice LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE IN MATERIA DI IP IN UNIONE EUROPEA • Giurisdizione • Legge applicabile • Riconoscimento ed esecuzioni delle decisioni straniere 62 66 67 5 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere La gestione contrattuale dell’IPIntellectual Property 6 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio Definizione di marchio (art. 7 C. p. i. ) “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. ” 7 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio I principali contratti di trasferimento dei diritti sui marchi: a) Cessione (trasferimento della titolarità della privativa tramite vendita, donazione, …. ) b) Licenza (concessione del diritto di sfruttamento, senza perdere la titolarità della privativa) c) Merchandising (licenza per prodotti o servizi appartenenti a un settore merceologico diverso rispetto a quello in cui è attivo il licenziante) 8 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio Consigli pratici prima della stipula – due diligence: • Ricerche di anteriorità • Decadenza per non uso • Estensione territoriale e merceologica (classi) • Eventuale rinnovo della registrazione 9 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio Trasferimento di marchio totale o parziale art. 23. 1 C. p. i. “Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato” 10 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio Il contratto di Licenza esclusiva o non esclusiva, art. 23. 2 “Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”. 11 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio Limiti art. 23. 3 e 23. 4 C. p. i. 3. Il titolare del marchio d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. 12 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio Contenuti del contratto di licenza: - estensione territoriale; - clausola di esclusiva; - divieto di sublicenza; - determinazione del corrispettivo: • royalty commisurata al risultato ottenuto dal licenziatario (% del fatturato); • corrispettivo forfetario: lump-sum iniziale o canone periodico; • misto: canone forfetario + royalty - obbligo di uso del marchio e modalità d’uso; - controllo della produzione; - standard qualitativi e controllo di qualità; - gestione delle scorte a fine rapporto. 13 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio – esempi di clausole Grant of Licence The Principal grants to the Licensee and the Licensee accepts it, the non exclusive right to manufacture and have manufactured in the Territory all the Licensed Products. Therefore, the Licensee shall not manufacture or have manufactured the Licensed Products in the Territory without Principal’s prior written consent. Such license will also apply to: a) the exclusive use, sale and distribution of the Licensed Products in the Territory; b) non exclusive use of the Trademarks in the Territory; c) non exclusive use of Principal stylistic technical assistance with the supplying of samples, prototypes, paper models per each seasonal collection. 14 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio – esempi di clausole Use of Trademarks During the term of this Agreement and continuously thereafter the Licensee shall not adopt or use any word, words, marks, or device, name, tradename or logo similar to or confusing with the Trademarks. During the term of this Agreement, and continuously thereafter, the Licensee agrees not to adopt, in whole or in part, either Trademarks of the Principal as Company name, or any colourable imitation thereof, as part of the Licensee’s name or as the name or any entity associated even indirectly with the Licensee activity. The Licensee shall never contest or deny the validity of the Trademarks or the title of the Principal thereto nor register either the Trademarks or any way assist others in doing so; and the Licensee shall not use the Trademarks in connection with any goods except in the regular course of manufacturing, promoting, selling and distributing the Licensed Products as expressly authorized herein. The obligations hereunder shall survive termination of expiration of this Agreement. The Licensee further agrees to execute any documents required to confirm or register the Principal’s right in the Trademarks with any Government or person. 15 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio Contenuti accessori: Ø disciplina di co-branding Ø disciplina delle attività promozionali del licenziatario Ø cooperazione nella difesa giudiziale del marchio (obbligo di denuncia) 16 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio – esempi di clausole Best Efforts in Promotion and Respect of Quality Image It is the intent of the parties that the Licensed Products will have a quality and fashion appeal appropriate to distribution to the best department stores, specialty and franchise stores. The Licensee will at his own cost use his best endeavours to promote and develop the sale of the Licensed Products in the Territory. In particular, the Licensee will bind itself: - to sell in the Territory the minimum of two (2) seasonal collections (Spring/Summer and Fall/Winter) of the Licensed Products per each Contract Year during the term of this Agreement, as per the Minimum Sales Objectives hereinafter defined in Section 12. - to promote extensively and develop sales of all Licensed Products under the licensed Trademarks and specifically make all efforts in particular investing properly for all the duration of the present Agreement an amount of eight percent (8%) of the Minimum Sales Objectives for the advertising, promotion and sales development of all Products under licensed Trademarks. In particular Licensee binds itself to present media plans to be defined six (6) months in advance of 17 implementation thereof and approved by the Principal (Annex B 3). © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio – esempi di clausole Protection The Licensee shall promptly notify the Principal of any and all apparent infringements, imitations, illegal use, or misuse of the Trademarks which come to its attention. The Licensee furthermore agrees that he shall not at any time take action in the Courts, administrative agencies, or otherwise to prevent the infringement, imitation, illegal use or misuse of the Trademarks without the written request of the Principal, it being clearly understood and agreed by the Licensee that such action falls wholly within the authority of the Principal as sole entitled user of the Trademarks. The Licensee undertakes at its own cost fully and without any reservation whatsoever to render to the Principal at any time during the term of this Agreement all assistance in connection with any matter pertaining to the protection of the Trademarks whether in the Courts, administrative agencies or otherwise, and to make available promptly to the Principal, its representative and attorneys all of Licensee’s files, records, and other information pertaining to the advertising, promotion distribution, and sale of the Licensed Products, so long as said disclosure does not violate any laws, regulation, or ordinances of any governmental body. 18 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio Il contratto di Merchandising Contratto atipico Definizione: Cass. 25 agosto 1998, n. 8409 Consiste nella “utilizzazione che il titolare persegue di un marchio dentro un settore di mercato diverso da quello nel quale lo stesso ha assunto notorietà. Quest'ultima è la ragione che induce il titolare alla predetta commercializzazione, onde pervenire ad ulteriori vantaggi rispetto a quelli assicurati dalla tipica forza individualizzante del segno” Art. 19, comma 1: “Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”. 19 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Marchio Il contratto di Merchandising Marchio notorio nel mercato primario Licenza attribuita con riferimento a “mercati secondari” Finalità: • Accrescere la notorietà del marchio attraverso forme di pubblicità indiretta; • Generare profitto sfruttando il prestigio e la notorietà del marchio per la vendita del prodotto in mercati secondari 20 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Brevetto Definizione di brevetto – invenzioni e modelli Art. 45 ss. C. p. i. : “Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”. Art. 82 ss. C. p. i. : “Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”. 21 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Brevetto Art. 63 C. p. i. invenzioni scenti itti dalle I 1. industriali, diritto di tranne il essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. art. 77 C. p. i. 1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: (…) b) I contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti 22 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Brevetto I principali contratti di trasferimento dei diritti sui brevetti a) Cessione (vendita, donazione…) b) Licenza • Strategia aziendale che permette una maggiore diffusione dell’invenzione o del modello e conseguentemente un reddito aggiuntivo (licensing out) • Necessità di acquisire nuove tecnologie per integrare le proprie conoscenze (licensing in) 23 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Brevetto Consigli pratici prima della stipula – due diligence • Durata residua della privativa • Esame rapporti di ricerca, ricerche di anteriorità • Pagamento delle tasse annuali • Eventuali annotazioni e trascrizioni 24 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Brevetto Contenuti accessori del contratto di licenza di brevetto • obblighi di comunicazione di know-how, • divieto di sublicenza; • obbligo di concedere licenza su successivi perfezionamenti; • obbligo di collaborazione; • obbligo del licenziatario di rifornirsi di prodotti/materie prime/semilavorati presso il licenziante o presso un’impresa da questi designata; • obbligo di rispettare soglie minime di produzione; • limitazione lo sfruttamento dell’invenzione ad una o solo alcune applicazioni della stessa © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 25

Brevetto – esempi di clausole Exclusive License The Licensor hereby grants to the Licensee during the Agreement Period an exclusive license under the Patent Rights, to develop, manufacture, use and sell the Product in the Territory. Know-How As part of the license granted in Section 2 and in order to enable the Licensee to manufacture, use and sell the Product, the Licensor shall provide the Licensee with the Know-How and any other information in its possession which may be necessary or useful to assist the Licensee to utilize such licenses effectively. Such transfer shall take place as soon as practicable and in any case no later than thirty (30) days from the execution of this Agreement. The Know-How is provided to the Licensee subject to the confidentiality restrictions set forth in this Agreement. In accordance with the terms of this Agreement the Licensee shall have the right to use and exploit the Know-How in the Territory as well as to sub-license it to third parties subject to the Licensor’s written approval, which shall not be withheld unless for reasons related to sub-licensees’ quality standards, reputation, reliability and/or if the sub-licensee is, in the Licensor’s reasonable opinion, a significant competitor of the Licensor. The Licensor approval is, however, not required in case the sub 26 licensee is an Affiliate of the Licensee. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Brevetto Invenzioni dei dipendenti, art. 64 C. p. i. 1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. 27 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Brevetto Invenzioni dei dipendenti, art. 64 C. p. i. 3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. 28 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Know-how Cass. civ. 20 gennaio 1992, n. 659 “Conoscenze che nell’ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale, attinenti al settore organizzativo o a quello strictu sensu commerciale (cosiddetto know-how in senso ampio). Talvolta siffatte conoscente presentano, quale connotato essenziale, il carattere della novità e della segretezza. (…) il know-how in senso stretto costituisce bene economico che assume rilievo come autonomo elemento patrimoniale, anche se derivi da invenzioni brevettabili che il titolare non intende brevettare e preferisce sfruttare in regime di segreto, o da ideazioni minori non costituenti, cioè, vere e proprie invenzioni e, quindi, non brevettabili”. Validità del contratto di know-how: contratto sinallagmatico atipico avente ad oggetto il trasferimento di conoscenze tecniche, da solo o in unione ad altre prestazioni, contro un corrispettivo. 29 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Know-how – definizione comunitaria… Reg. 772/04/CE, art. 1, lett. i) "know-how": un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i. segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; ii. sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e iii. individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità 30 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Know-how …. e italiana Art. 98 C. p. i. 1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico -industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Art. 99 C. p. i. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo. 31 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Know-how I principali contratti di trasferimento dei diritti sul Know-how: a) Cessione (trasferimento della titolarità della privativa tramite vendita, donazione, …. ) b) Licenza (concessione del diritto di sfruttamento, senza perderne la titolarità) c) Frequentemente: clausola know-how collocata all’interno di contratto di trasferimento di diritti su brevetto 32 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Brevetto e know-how Strumenti per disciplinare e controllare la circolazione di tecnologie (brevettabili o meno) a) Accordo di Riservatezza (Non Disclosure Agreement), il primo documento da sottoscrivere nella fase iniziale delle trattative volte alle conclusione di contratti di collaborazione che implicano lo scambio o comunque la messa a disposizione di tecnologie e informazioni aziendali di carattere riservato. • Determinazione della legge applicabile e del foro competente • se le tecnologie sono tutelabili sotto il diritto industriale, l’accordo assume valore probatorio 33 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Brevetto e know-how b) Lettera di Intenti (Letter of Intent / Memorandum of Understanding) Finalità : - Definire le intese via raggiunte - Regolare la condotta nel corso di negoziazione Contenuti dei più vari, ad esempio: - indicazione dei principi e delle modalità di conduzione della negoziazione; - indicazione del vincolo di confidenzialità; - indicazione (o meno) del vincolo di esclusività; - individuazione di eventuali precondizioni della conclusione dell'affare; (eventuale) - indicazione parametri di patrimoniali/economici/finanziari non ove che, riscontrati, determinano di per sé il venir meno dell’interesse alla negoziazione o di condizioni preliminari cui subordinare l’effettiva prosecuzione delle trattative; pistica - e di negoziazione del contratto; ione - negoziarsi; - 34 ottenere © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Brevetto e know-how c) Accordo di Sviluppo Congiunto (Joint Development Agreement) sviluppo congiunto di una tecnologia da parte di più soggetti che rendono disponibili le loro tecnologie ed il loro know-how (anche Reserch & Development agreements) In genere preceduto da accordo di riservatezza e lettera di intenti 35 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Trasferimenti di tecnologie e diritto della concorrenza Restrizioni fondamentali nulle ex lege L'esenzione non si applica agli accordi che hanno per oggetto: a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi; b) la limitazione della produzione; c) la ripartizione dei mercati o della clientela; d) la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o di svolgere attività di ricerca e sviluppo Condizioni particolari in cui la restrizione è valida, diverse a seconda che si tratti di accordi orizzontali e accordi verticali, previste dall’art. 4 del Reg. 772/04/CE, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE (art. 101 TFUE) a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia 36 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

Trasferimenti di tecnologie e diritto della concorrenza Altre restrizioni invalide (art. 5 Reg. 772/04/CE) • l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario; • l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante i diritti riguardanti i perfezionamenti separabili o le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario; • l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato comune, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo di trasferimento di tecnologia cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più diritti di proprietà di beni immateriali sotto licenza. 37 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere La Tutela dell’IP nelle fiere tedesche ed italiane 38 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere Esposizione fieristica: lancio di nuovi prodotti Esigenza di difendere l’originalità e la qualità dei prodotti, dei marchi, delle modalità di presentazione dell’azienda e dei prodotti 39 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere Vantaggi della tutela in fiera: • lotta alla contraffazione sul nascere; • inoltre, per ragioni di ultrattività: ciò consente di impedire la presenza alla fiera internazionale dell’anno successivo con il prodotto che è stato ritenuto violare i diritti di privativa intellettuale del ricorrente • poi, per ragioni di autorevolezza: in caso di un brevetto europeo, di un marchio o di un design comunitario, la circostanza che un giudice abbia già condotto una disamina dello stesso titolo di privativa industriale o accertato la pretesa contraffazione emettendo un provvedimento di inibitoria, costituisce un utile precedente • forte impatto sociale effetto dirompente all’interno di uno scenario internazionale conseguenze commerciali 40 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia La tutela nell’ordinamento italiano: 1) TUTELA GIUDIZIARIA dinanzi a una delle 12 Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello (istituite con D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 ) Le misure cautelari previste dal C. p. i. – requisiti: • fumus boni iuris, accertamento sommario a) della validità della privativa e b) dell’interferenza con il diritto del titolare della privativa; • periculum in mora, giurisprudenza controversa: - urgenza in re ipsa - accertamento specifico, il ritardo del titolare nel reagire alla violazione può escludere il periculum in mora (Trib Milano 17 -6 -2004) 41 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia 42 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia a) La descrizione: precostituire la prova della violazione b) Il sequestro: evitare la circolazione del prodotto a)Art. 129 C. p. i. b)Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. 43 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia Limiti al sequestro in fiera ex art. 129, comma 3: Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. 44 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia c) Inibitoria ex art. 131 c. p. i. di una violazione imminente, il proseguimento o ripetizione di una violazione Contenuto: ordine con cui il giudice vieta la fabbricazione, il commercio, l’uso delle cose oggetto della violazione ordina il ritiro dal commercio 45 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia Tempi della tutela giudiziaria relativamente lunghi: anche se concessa inaudita altera parte, la misura cautelare non viene emessa prima di 7 -10 giorni dalla presentazione del ricorso 46 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia Rimedi contro i provvedimenti cautelari: - Revoca o modifica ex art. 669 decies c. p. c. se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori non conosciuti - Reclamo ex art. 669 terdecies c. p. c. : vera e propria impugnazione della decisione emessa in sede cautelare (anche ordinanza di rigetto) entro 15 giorni dalla comunicazione in udienza o dalla comunicazione o notificazione se anteriore 47 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia 2) AUTODISCIPLINA: - Fiera Milano - Verona Fiere Sottoscrizione di un regolamento interno da parte di tutti gli espositori, come parte del contratto di esposizione Istituzione di un Servizio/Sportello Proprietà industriale e intellettuale (attivo anche per la tutela dalla concorrenza sleale) © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 48

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia Tribunale di Milano, 23 Aprile 2004 “Non costituisce illecito concorrenziale l’aver attivato il Servizio di Informazione e Tutela dei diritti della proprietà industriale della Fiera di Milano International” Funzioni del Servizio (ai sensi del Regolamento Fiera Milano): a) Informare b) Tutelare c) Intervenire Tempi di tutela e di intervento particolarmente celeri 49 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia a) INFORMAZIONE: Consulenti e giuristi specializzati in I. P. e diritto della concorrenza a disposizione in Fiera b) TUTELA: Prove raccolte dal Servizio valide e utilizzabili nei procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie 50 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia c) INTERVENTO: 1 - Accertamento in via sommaria di una contraffazione o usurpazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale – collegio di esperti, udienza di accertamento 2 - Ordine di rimozione/consegna/oscuramento 3 - In caso di inosservanza all’ordine: possibilità di attivare le autorità di Pubblica Sicurezza 51 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania La tutela nell’ordinamento tedesco come è ben noto in Germania si tengono le principali fiere internazionali nei vari settori di riferimento • la fiera dell’auto di Francoforte • l’ISPO a Monaco di Baviera per il settore sportivo • la Bauma (macchine da costruzione) sempre a Monaco • la fiera del mobile di Colonia, • Glasstec, Interpack a Duesseldorf, Ce. Bit (IT ed elettronica) di Hannover ecc. 52 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania Il vantaggio di agire in via cautelare in Germania durante una fiera internazionale presenta vari aspetti -in primis per i limiti del diritto italiano: l´articolo 129 terzo comma del Codice italiano della Proprietà Industriale vieta la possibilità di procedere al sequestro di prodotti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o siano in transito da o per la medesima -in secundis per una ragione strategica: la Germania rappresenta per l’Italia il paese verso il quale le aziende italiane hanno solitamente il maggiore export, essendo con oltre 80 milioni di abitanti il principale mercato europeo. 53 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania L’azione in via cd. cautelare o di urgenza - con il ricorso viene solitamente richiesta (i) una misura inibitoria (Unterlassungsanspruch) diretta a vietare al presunto contraffattore l’ulteriore fabbricazione, promozione e vendita del prodotto che si ritiene violare i propri diritti di privativa e (ii) l’informativa circa l’origine e la rete distributiva del prodotto in contestazione (Auskunftsanspruch) 54 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania - diversamente da quanto ammesso dalle corti italiane, per le quali si presume che il requisito dell´urgenza sia rispettato anche qualora siano trascorsi sino a 6 -8 mesi dalla conoscenza della violazione - l’urgenza (Eilbedürftigkeit des Antrags) viene valutata secondo il caso concreto e comunque si deve rispettare, per procedere, il termine di 1 mese dalla conoscenza della violazione 55 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania - quanto al fumus boni iuris (Verfügungsanspruch) il ricorrente deve dimostrare la validità giuridica del brevetto a tal fine è prassi allegare al ricorso • una dichiarazione giurata (eidestattliche Versicherung) del titolare del diritto di privativa nella quale vengono riportate circostanze di fatto in merito alla violazione subita • un affidavit di un consulente brevettuale (italiano o tedesco) che ribadisca la sussistenza della privativa in capo al titolare e confermi la violazione del diritto © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 56

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania - attenzione: alcuni tribunali hanno alzato la soglia per il rilascio di provvedimenti d’urgenza - richiedono che il brevetto in questione sia già stato soggetto di un procedimento di nullità o una procedura di opposizione (Corte d’Appello/ OLG Düsseldorf; sentenza del 29. 04. 2010, I-2 U 126/09); si può prescindere da questo requisito se - il resistente abbia partecipato con proprie obiezioni alla procedura di rilascio brevetto - il brevetto venga generalmente considerato valido (licenziatari noti!) - eccezioni contro il brevetto siano palesemente infondate - circostanze eccezionali che rendano inammissibile l’attesa per l’esito di un procedimento di nullità o di una procedura di opposizione (ad es. fiera in © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 57

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania - qualora il giudicante ravvisi la necessità di fissare un’udienza di discussione ed il resistente produca una perizia di parte che confermi l´insussistenza della violazione e, dunque, esistano due perizie contrastanti che necessitino una valutazione ad opera di un terzo super partes nominato dal Tribunale, il provvedimento di urgenza non verrà accolto per l´assenza del presupposto della immediatezza che deve interferire alla sommarietá del giudizio (Verfügungsgrund). - tribunali specializzati e territorialmente competenti a seconda delle varie materie. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 58

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania Quali sono le misure per fare opposizione al provvedimento? - reclamo (Widerspruch) ai sensi del § 924 ZPO - appello (Berufung) ai sensi dei §§ 925, 511 ZPO 59 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania - domanda di inizio della causa di merito (Antrag auf Erhebung der Hauptsacheklage) ai sensi del § 926 ZPO - revoca del provvedimento cautelare per intervenuta modifica delle circostanze (veränderte Umstände) ai sensi del § 927 ZPO • cambio della legge o della giurisprudenza • nuove prove 60 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La gestione delle controversie transfrontaliere in materia di IP in Unione Europea 61 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La gestione delle controversie transfrontaliere Regolamento (CE) n. 44/2001 (cd. Bruxelles I) GIURISDIZIONE a) Diritto “primario”: principio della territorialità FORO ESCLUSIVO ex art. 22, co. 1, n. 4 (art. 16, co. 1, n. 4 Convenzione Bruxelles 1968) “in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale. ” © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 62

La gestione delle controversie transfrontaliere Corte di giustizia, sentenza 15 novembre 1983, causa 288/82, Duijnstee “La nozione di controversia “in materia di registrazione o di validità dei brevetti”, di cui all’art. 16 punto 4, va considerata come una nozione autonoma destinata a ricevere una applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti”. “La nozione di controversia “in materia di registrazione o di validità di brevetti” non comprende le controversie fra dipendenti, autori di invenzioni per le quali sia stato chiesto e ottenuto un brevetto, e datori di lavoro quando la lite verte sui loro rispettivi diritti sul brevetto derivanti dal rapporto di lavoro”. Corte di giustizia, 13 luglio 2006, causa C-4/03, GAT “L’art. 16 punto 4 della Convenzione di Bruxelles del 1968 [art. 22 punto 4 del Regolamento 44/2001] deve essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza esclusiva da esso sancita riguarda tutte le controversie vertenti sulla registrazione o sulla validità di un brevetto, a © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 63

La gestione delle controversie transfrontaliere b) Diritto “secondario”: - Domicilio del convenuto ex art. 2 - Foro contrattuale ex art. 5. 1, lett. a - Foro extra-contrattuale ex art. 5. 1 n. 3 IN OGNI CASO: prevalenza del principio di territorialità Tribunale di primo grado, 5 settembre 2007 (ord. ), causa T-295/05, Document Security Systems c. BCE “Come stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza GAT, la questione della validità del brevetto è spesso decisiva nell’ambito dell’azione di contraffazione e per essa sono competenti in via esclusiva – ai sensi dell’art. 22 punto 4 del Regolamento n. 44/2001 - i giudici degli Stati in cui è stata effettuata la registrazione del brevetto europeo”. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 64

La gestione delle controversie transfrontaliere Giurisdizione in materia di provvedimenti cautelari Art. 31 Regolamento (CE) 44/2001 I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro. 65 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La gestione delle controversie transfrontaliere Regolamento (CE) 864/2007 (cd. Roma II) LEGGE APPLICABILE Lex loci protectionis Articolo 8: Violazione dei diritti di proprietà intellettuale 1. La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta. 2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario. 3. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 66

La gestione delle controversie transfrontaliere Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere (inclusi i provvedimenti cautelari) ex artt. 33 ss. Reg. 44/2001: Principio del riconoscimento automatico salvo: a) Violazione dell’ordine pubblico b) Violazione del diritto di difesa c) Contrasto tra decisioni d) Violazione delle norme che regolano la competenza Se la misura coercitiva non è prevista dall’ordinamento richiesto esecuzione per equivalente 67 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.

La gestione delle controversie transfrontaliere Corte di Giustizia, 12 aprile 2011, C-235/09, DHL “una misura coercitiva, quale ad esempio una penalità coercitiva (astreinte), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, produce effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene — ai quali si estende la portata territoriale di un divieto siffatto — alle condizioni previste dal capo III del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001(…) Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l’obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato”. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 68

Mattia Dalla Costa, Avvocato – Rechtsanwalt Barbara Sartori, Avvocato mattia. dallacosta@cbalex. com barbara. sartori@cbalex. com www. cbalex. com 20122 MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel. +39 02 778061 Fax +39 02 76021816 E-mail: milano@cbalex. com 00196 ROMA Via Flaminia, 135 Tel. +39 06 80913201 Fax +39 06 8077527 E-mail: roma@cbalex. com 35137 PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel. +39 049 8775811 Fax +39 049 666086 E-mail: padova@cbalex. com 30172 VENEZIA Via G. Pepe, 2 Tel. +39 041 2384411 Fax +39 041 2384444 E-mail: venezia@cbalex. com D-80539 MÜNCHEN Ludwigstrasse 10 Tel. +49 (0)89 9901 6090 Fax +49 (0)89 9901 60999 E-mail: muenchen@cbalex. com