Technologietransferrecht SS 2012 RA Univ Lektor Dr Leonhard

Technologietransferrecht SS 2012 RA Univ. Lektor. Dr. Leonhard Reis Hausmaninger Kletter Rechtsanwälte

Technologietransfer und Volkswirtschaft Technologietransfer ie. S ist § ein volkswirtschaftlich wahrgenommener und beschriebener Prozess, § in dem Ergebnisse von Forschung und Entwicklung, die bei Forschern und Forschungseinrichtungen als Prozessbeteiligten entstehen, § an andere Prozessbeteiligte, insbesondere Wirtschaftsunternehmen, übergeben werden, § diese Ergebnisse in neue Produkte und Verfahrenstechniken umsetzen. 2

Technologietransfer - Gabler Wirtschaftslexikon 1. Charakterisierung: Transfer von technischem Wissen zwischen Entstehung und Verwendung im Kombinationsprozess der Produktionsfaktoren. Technologietransfer bedeutet institutionell den planvollen, zeitlich limitierten, privatwirtschaftlichen oder staatlich unterstützten Prozess der Diffusion oder Verbreitung von Technologie im Sinn ihrer wirtschaftlichen Nutzbarmachung für Dritte. Die Übertragung erfolgt i. Allg. durch Rechtsakt (Lizenz-, Know-how-Vertrag etc. ). Der Technologietransfer erfolgt entweder innerhalb eines internationalen Unternehmens zwischen Unternehmen oder zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. 3

Technologietransfer - Gabler Wirtschaftslexikon 2. Mögliche Bestandteile: (1) Technisches Wissen (Blaupausen, Patente, Lizenzen, Know-how); (2) technologische Vermittlung des Objekts (in Form von Spezialmaschinen, Ausrüstungen und sonstigen Gütern bis zur „schlüsselfertigen Fabrik”); (3) Ausbildung von Personal (im ursprünglichen und/oder zu transferierenden System); (4) zur Verfügung gestelltes Kapital bis zum Kompensationsgeschäft. 4

Technologietransfer - Gabler Wirtschaftslexikon 3. Bedeutung: Technologietransfer reduziert die Diskrepanz von potenziellem und aktuellem Nutzgrad einer Technologie. Die Verstärkung des Technologietransfers ist auch ein wichtiges Element im Rahmen der Forderungen nach einer Neuen Weltwirtschaftsordnung; Entwicklungsländer sind aufgrund technologischer Rückständigkeit in starkem Maße auf Technologietransfer angewiesen. 5

Grundlegendes zum Technologietransfer • • Ziel: Innovative Technologien auf den Markt zu bringen, um industrielle Anwendung zu ermöglichen Wertschöpfung der Ergebnisse von Grundlagenforschung und angewandter Forschung – Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view. – Applied research is original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific practical aim or objective. (OECD, Frascati Manual 2002). 6

Grundlegendes zum Technologietransfer • Technologien (i. Sd TT-GVO) sind – – – Patente (und Patentanmeldung), Gebrauchsmuster (und Gebrauchsmusteranmeldungen), Geschmacksmuster, Sortenschutzrechte, Topographien von Halbleitererzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche Zertifikate erlangt werden können, – Software-Rechte – Know-how 7

Wie geschieht Technologietransfer? • Personaltransfer (Arbeitskräfteüberlassung, Einschulungen, Head-hunting, „Abwerben“, Consulting, Beratung) • Projektbezogener Transfer (Forschungskooperation, Forschungsauftrag, Entwicklungsauftrag, Joint Venture) • Informationstransfer (Patente, Gebrauchsmuster und Know how) 8

Technologietransfer = Informationstransfer • Technologietransfer durch Wissenstransfer Vorträge LV Fortbildung • Technologietransfer-Verträge F&E-Kooperationsvertrag Forschungsauftragsvertrag Patentlizenzvertrag Know how-Vertrag Markenlizenzvertrag Joint Venture-Vertrag uvm Nicht nur Berücksichtigung des Immaterialgüterrechts sondern auch des Zivilrechts, Kartellrechts, Internationalen Privatrechts, Internationalen Zivilprozessrechts sowie Steuerrechts. 9

Grundzüge des Patentrechts I • Patentrecht gehört zu den Immaterialgüterrechten bzw. zu den Regeln des „Geistigen Eigentums“ • Rechtsquellen: Patengesetz 1970 (BGBl 1959/270 id. F BGBl I 2006/96) Europäisches Patentüberkommen (EPÜ) BGBl 1979/350 Patent Cooperation Treaty (PCT) Vertrag über die internationale Zusammenarbeit im Patentwesen BGBl 1973/349 • Gebrauchsmuster („kleines Patent“): Gebrauchsmustergesetz BGBl 1994/211 • Daneben auch von Bedeutung für das Patentrecht: – VO 138/03 (Produktpiraterie-VO – Produktpariateriegesetz BGBl I 2004/56 10

Grundzüge des Patentrechts II • Patentrecht: Schutzrechte an Erfindungen, die neu sind, sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind (§ 1 Abs 1 Pat. G) • Patenrecht im objektiven Sinn: Normen der Regelung des Patentwesens (verwandt mit Gebrauchsmusterrecht, Schutz der Topographien von Halbleitern, Sortenschutz und die Schutzzertifikate für Arzneimittel) • Patentrecht im subjektiven Sinn: Die dem Einzelnen zustehenden Befugnissen (so auch das Pat. G); • § 33 Abs 2 Pat. G: Patenrecht i. s. S ist ein „übertragbares Vermögensrecht. Funktionen des Patentrechts (Vermögenswert, „Absicherung gegen unberechtigte Ansprüche, Wirtschaftswaffe, Investitionsschutz) 11

Grundzüge des Patentrechts III • Extreme wirtschaftliche Bedeutung – 2006: 2647 Erfindungen am Patentamt angemeldet – 2006: 90. 296 Patente in Ö aufrecht, davon ca. 5/6 von ausländischen Patentinhabern • Sachpatent: räumlich fassbarer Gegenstand • Verfahrenspatent: zeitlicher Ablauf von Vorgängen • IPR (§ 34 Abs 1 IPRG alt / Art 8 ROM II-VO) – Entstehen, Inhalt und Erlöschen von Immaterialgüterrechten sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem eine Benützungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wurde. – Sog. SCHUZTLANDPRINZIP 12

Grundzüge des Patentrechts IV Definition der Erfindung § 1 Abs 1 Pat. G: „Für Erfindungen, die neu sind, sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, werden auf Antrag Patente erteilt. => Unterscheidung zwischen Erfindung und Patent! § 1 Abs 2 Pat. G (Ausnahme von Leistungen vom Erfindungsbegriff) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele und geschäftliche Tätigkeiten, Programme für Datenverarbeitungsanlagen, Wiedergabe von Informationen) sowie durch die Biotech. Nov 2005: der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, die bloße Entdeckung eines Bestandteils des menschliche Körpers (inkl Teilsequenz eines Gens) Zufallserfindungen: Erfinder muss die „Regel zum technischen Handeln“ kennen 13

Grundzüge des Patentrechts V Einschränkungen (§ 2 Pat. G) • • • Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden; dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren. Pflanzensorten oder Tierrassen sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. 14

Grundzüge des Patentrechts VI • • Neuheit (§ 3 Abs 1 Pat. G): E. gehört nicht zum Stand der Technik; Stand der Technik: alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung zugänglich gemacht wurde => absoluter Neuheitsbegriff (weltweit!) Fiktiver Stand der Technik (§ 3 Abs 2 Pat. G fingiert die Vorveröffentlichung früher eingereichter Patent- und Gebrauchsmuster-anmeldungen) § 3 Abs 4: Ausnahmen für eine Offenbarung, die nicht früher als 6 Monate vor Einreichung erfolgt ist und auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder eine amtliche Ausstellung zurückgeht (Neuheitsschonfrist (Z 1) und Ausstellungspriorität (Z 2); – NB: Gebrauchsmusterrecht viel toleranter, da eine sechsmonatige Neuheitsschonfrist für eigene Vorveröffentlichungen gewährt wird! – Prüfung der Neuheit durch das Patentamt jedoch niemals vollständig möglich Möglichkeit des Einspruchs gegen die Patenterteilung bzw Nichtigkeitsantrag 15

Grundzüge des Patentrechts VII • Erfindungshöhe => Monopolrechte werden nur für außergewöhnliche erfinderische Schritte <> natürliche stetige Weiterntwicklung handwerkliche routinemäßige Maßnahmen sind nie erfinderisch Überraschende Effekte indizieren Erfindungshöhe Überwinden von Vorurteilen der Fachwelt indiziert Erfindungshöhe Ebenso Notwendigkeit der Kombination verschiedener Quellen Die bloße Anhäufung von Einzelelemente reicht nicht aus • • Übertragungserfindungen Kombinationserfindungen Auswahlerfindung / Aufgabenerfindung Bahnbrechende Erfindungen: Pionierpatente • Gewerbliche Anwendbarkeit: Wiederholbarkeit und Ausführbarkeit 16

Grundzüge des Patentrechts VIII • • Anspruch auf Patentschutz steht dem Erfinder zu: „Schöpferprinzip“ („vermögensrechtliche Seite“) Anspruch ist übertragbar („vermögensrechtliche Seite“) Sonderreglung für Diensterfindungen („vermögensrechtliche Seite“) Erfindernennung („persönlichkeitsrechtliche Seite“) Patentinhaber <> Erfinder Erstanmelder => (widerlegbare) Erfindervermutung Patenterteilung: Recht an der Erfindung geht im Patentrecht auf Doppelerfindung: Erstanmelderprinzip (§ 4 Abs 1) Mehrere Patentinhaber: Bürgerliches Recht; gemeinsame Verfügung; Verfolgung von Patentverletzungen durch jeden Einzelnen (§ 27) 17

Grundzüge des Patentrechts IX • • Schriftliche Anmeldung eines Patentanspruchs (mit Beschreibung) beim Patentamt (§ 87 a Pat. G: so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann die Erfindung ausführen kann: OFFENBARUNG) Tag der Anmeldung: Recht der Priorität (Vorrang gegenüber allen anderen Anmeldungen); Offenbarung kann nicht mehr geändert werden Prüfung durch Patentamt (Gesetzmäßigkeitsprüfung und Recherchenbericht) Tag der Veröffentlichung der Anmeldung (spätestens 18 Monate nach dem Anmeldetag): Einstweiliger Rechtsschutz Abschluss der Prüfung, Veröffentlichungsgebühr => Patenterteilung mittels Beschluss; Patenschrift, Notiz im Patenblatt; Patenturkunde Bekanntmachung => Beginn der viermonatigen Einspruchsfrist Eintragung im Patentregister (alle dinglichen Rechte an Patenten werden mit der Eintragung in das Patentregister erworben und werden gegen Dritte wirksam). 18

Grundzüge des Patentrechts X • Ausschließungsrecht des Patentinhabers (§ 22 Pat. G) – – – andere davon auszuschließen den Gegenstand der Erfindung betriebsmäßig herzustellen in Verkehr zu bringen feilzuhalten oder zu gebrauchen. • Jegliche „Benutzung“ ohne Zustimmung des Patentinhabers ist eine Patentverletzung ACHTUNG: Die Patenterteilung bedeutet nicht, daß der Patentinhaber nicht andere Patente verletzt (so z. B bei Abhändigkeiten!) Patentinhaber hat auch die sog Gewerbebegünstigung nach §§ 31 f Pat. G 19

Grundzüge des Patentrechts XI • Räumlicher Schutzbereich nur im Hoheitsgebiet des Erteilungsstaates (Territorialitätsprinzip) • Erschöpfungsgrundsatz Ende der Patentwirkung hinsichtlich eines konkreten, unter die Schutzbereich des Patentes fallenden Gegenstandes. Die Erschöpfung tritt ein, wenn der Patentinhaber die Patentwirkungen für den konkreten Gegenstand bereits in Anspruch genommen hat, indem er den Gegenstand selbst in Verkehr gebracht hat oder dieser mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist. Patentinhaber kann sich nicht auf sein Patentrecht berufen, um den Import geschützter Produkte aus einem EU-Staat abzuwehren, wenn die Ware von ihm selbst (oder mit seiner Zustimmung) durch einen Dritten in diesem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht worden ist. 20

Grundzüge des Patentrechts XII • Vorbenützungsrecht Vorbenützer ist, wer die Erfindung bereits zur Zeit der Anmeldung in gutem Glauben im Inland in Benützung genommen hat (§ 23 Abs 1 Pat. G) Weiterbenutzungsrecht im Umfang wie vor dem Prioritätszeitpunkt Vorbenützer kann verlangen, dass seine Befugnis durch eine Urkunde anerkannt wird; Anspruch auf Eintragung im Patenregister Überschreiten des Weiterbenutzungsrechts: Patentverletzung 21

Grundzüge des Patentrechts XIII • Schutzdauer – Höchstdauer beträgt 20 Jahre – Aufrechterhaltung gegen Zahlung der Jahresgebühr • Ende des Schutzes (§ 46 Pat. G) – – – Zeitablauf keine Einzahlung der Jahresgebühr Verzicht Rücknahme (Sicherung der Ausübung in angemessenem Umfang) Nichtigerklärung (nicht patentierbar, nicht deutlich offenbart) Aberkennung (Anspruch des wahren Berechtigten) 22

Grundzüge des Patentrechts XIV • Verletzungshandlungen Verstöße gegen das Ausschließlichkeitsrecht des § 22 Pat. G • Sanktionen bei Patentverletzung – Zivilrechtlicher Schutz ab der Patenterteilung – – – – Unterlassungsanspruch (§ 147 Pat. G) (auch EV!) Beseitigungsanspruch (§ 148 Pat. G) Urteilsveröffentlichung (§ 149 Pat. G) Angemessenes Entgelt (§ 150 Abs 1 Pat. G) Pauschalierter Schadenersatz (§ 150 Abs 3 Pat. G) oder Schadenersatz oder Herausgabe des Gewinns (§ 150 Abs 2 Pat. G Rechnungslegungsanspruch Auskunftsanspruch nach § 151 a Pat. G – Strafrechtlicher Schutz (bedingter Vorsatz erforderlich – Zollrechtlicher Schutz 23

Grundzüge des Patentrechts XV BERECHTIGUNG ZUR LIZENZIERUNG • Patent berechtigt nach § 22 Abs 1 Pat. G, andere davon auszuschließen, den Gegenstand der Erfindung betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen GRÜNDE FÜR DIE LIZENZIERUNG • • • Dritter benötigt Technologie Patentinhaber nicht in der Lage, Produkte herzustellen oder zu vertreiben; Interesse an aufwandslosem Einkommen 24

Grundzüge des Patentrechts XVI Übertragung der Rechte • TRIPS – Patentinhaber sind berechtigt, das Patent rechtsgeschäftlich oder im Wege der Rechtsnachfolge zu übertragen und Lizenzverträge abzuschließen (Art 28) • Pat. G – Recht aus der Anmeldung und das Patentrecht gehen auf Erben über (§ 33 Abs 1) – Beide Rechte können zur Gänze oder nach ideellen Anteilen durch Rechtsgeschäft, richterlichen Ausspruch oder letztwillige Verfügung übertragen werden (§ 33 Abs 2) – Erfindernennung ist unübertragbar, unverzichtbar und unvererbbar (§ 20 Pat. G) 25

Know how-Vertrag: Know how I • • Internationale Vereinigung für den Gewerblichen Rechtsschutz „Kenntnisse und Erfahrungen technischer, kommerzieller, administrativer oder anderer Natur, die im Betrieb eines Unternehmens oder in Ausübung eines Berufes anwendbar sind. “ TT-GVO (Art 1 lit i) geheim (nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich) wesentlich (für die Produktion der Vertragsprodukte von Bedeutung und nützlich) identifiziert (umfassend genug beschrieben, Überprüfung von „geheim“ und „wesentlich“ möglich) 26

Know how-Vertrag: Know how II UK: Saltaman Engineering v Campbell Know how (confidential information) is something which „is not public property or public knowledge“ In keinem Mitgliedsstaat der EU (und auch sonst nicht) Gegenstand eines gesetzlichen Schutzrechts. Vielmehr ist der Besitz von Knowhow ein rein tatsächlicher Zustand, der seinem Inhaber erhebliche Markt- und Wettbewerbsvorteile ermöglicht. 27

Know how-Vertrag: Know how III Know How = Oberbegriff über Technisch geprägtes Betriebsgeheimnis Kaufmännisch geartetes Geschäftsgeheimnis Erfahrungswissen (nicht zwangsläufig geheim) „industrial know how“ und „commercial know how“ Ausklammerung der gewerblichen Schutzrechte Wesentlich und typisch: Geheimnischarakter Kann streng genommen nicht lizenziert, sondern nur mitgeteilt oder überlassen werden! 28

Know how-Vertrag: Know how IV • • Schutz durch die Rechtsordnung Lauterkeitsrecht (§§ 11 f UWG: Verletzung von Geschäfts- und Berufsgeheimnissen) Strafrecht (§§ 123 f: Auskundschaftung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) Gesellschaftsrecht (Verschwiegenheitspflicht von Gf und Vorstand) Arbeitsrecht (Diensterfindungsrecht, Softwareurheberrecht) Schutz durch vertragliche Regelung Arbeitsrecht (Verschwiegenheitsklauseln im Arbeitsvertrag) Geheimhaltungsvereinbarung (Non-disclosure agreement, NDA, CDA) 29

UWG: Verletzung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen. Mißbrauch anvertrauter Vorlagen § 11. (1) Wer als Bediensteter eines Unternehmens Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst zugänglich geworden sind, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt anderen zu Zwecken des Wettbewerbes mitteilt, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen. (2) Die gleiche Strafe trifft den, der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, deren Kenntnis er durch eine der im Abs. 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch eine gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßende eigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder an andere mitteilt. (3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen des Verletzten statt. 30

UWG - Fortsetzung § 12. (1) Wer die ihm im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder anderen mitteilt, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen. (2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Vorlagen oder Vorschriften vom Inhaber eines Unternehmens seinem Bediensteten anvertraut worden sind. (3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen des Verletzten statt. 31

Auskundschaftung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses § 123 St. GB § 123. (1) Wer ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis mit dem Vorsatz auskundschaftet, es zu verwerten, einem anderen zur Verwertung zu überlassen oder Öffentlichkeit preiszugeben, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Beide Strafen können auch nebeneinander verhängt werden. (2) Der Täter ist nur auf Verlangen des Verletzten zu verfolgen. 32

Know how-Vertrag: Know how V • Allgemein werden unter Geschäfts- und Betriebsgeheimnis Tatsachen verstanden, die nicht offenkundig, also nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt sind, zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb in Beziehung stehen, nach dem ausdrücklich oder konkludent erklärten Willen des Inhabers geheim gehalten werden sollen und an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges wirtschaftliches Interesse des Inhabers besteht. • Betriebsgeheimnis das gesamte geheime technische Erfahrungswissen Konstruktionszeichnungen, Rezepte, Muster, Modelle, Formeln, Arbeitsbeschreibungen, Bearbeitungsvorrichtungen, technische Angaben (Abmessungen, Beimengungen und Rezepturen) 33

Know how-Vertrag: Know how VI • Geschäftsgeheimnis Informationen aus dem Bereich, Absatz, Lieferanten, Rechnungswesen, Personal; insbesondere Kalkulationsunterlagen, Preis- und Kundenlisten, Warenbezugsquellen, Inventuren, Kalkulationen, Strategien und Ereignesse im Wettberwerberich, Personaleinsatz 34

Know how-Vertrag: Know how VII • Nicht bekannte Erfahrungswissen In der jeweilige Branche bekannte Wissen, das sich jeder Interessierte unter Aufwand von Geld und Zeit auch selbst erarbeiten könnte 35

Know how-Vertrag: Know how VIII • Andere Einteilungen Produkt Know how Information über das Produkt Vorrichtungen und Verfahren zur Herstellung (zb spezielle Fertigungsvorrichtungen und Verfahren wie z. B Prüfeinrichtungen, die der Hersteller entwickelt hat, um das Produkt möglichst kostengünstig zu fertigen. Know how über die Herstellung des Produkts oder über die Verwendung von Teilen bzw Komponenten Prüfung des fertigen Produkts Montage / Inbetriebnahme / Service 36

Know how-Vertrag: Know how IX Andere Einteilungen • Anlagen-Know how Industrieanlagen werden in der Regel nicht in Serie geliefert Projektierungs-Know how im Hinblick auf das Entwerfen der Anlage entsprechend den Kundenwünschen („Engineering Know-how“) Projektierungs-Know how <> Produkt-Know how • Verfahrens-Know how bestimmtes Verfahren zur Herstellung eines Produkts (z. B Chemikalie, Kunstfaser, Waschmittel) 37

Übertragung von Patentrechten • § 35 Pat. G: Der Patentinhaber ist berechtigt, die Benützung der Erfindung dritten Personen für das ganze Geltungsgebiet des Patents oder für einen Teil desselben mit oder ohne Ausschluss anderer Benützungsberechtigter zu überlassen (Lizenz). • => freiwillige Einräumung 38

Zwangslizenz • • • Rechtsordnungen sehen in der Gewährung eines Ausschließlichkeitsrechtes eine mögliche Blockade der Nutzung. Eine solche steht daher im Gegensatz zu den öffentlichen Interessen an der Anwendung der Erfindung. Im öffentlichen Interesse wären daher Regelungen über Enteignung des Patentinhabers, Nichtigkeitserklärungen des Patents oder die Erteilung von Zwangslizenzen denkbar. Die ö Rechtsordnung sieht daher Zwangslizenzen oder als letzte Konsequenz die Rücknahme des Patents (§ 47 Pat. G) vor.

Zwangslizenz • § 36 Abs 1 Pat. G: wegen Abhängigkeit: Kann eine patentierte Erfindung nicht verwertet werden, ohne eine mit besserem Zeitrang patentierte Erfindung zu verletzen, so hat der Inhaber des jüngeren Patents Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem älteren Patent. Bedingung hiefür ist, dass die mit dem jüngeren Patent geschützte Erfindung gegenüber der mit dem älteren Patent geschützten Erfindung einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung darstellt. Wird dieser Anspruch geltend gemacht, so hat auch der Inhaber des älteren Patents Anspruch auf eine Lizenz an dem abhängigen Patent.

Zwangslizenz • § 36 Abs 2: mangels Ausübung Wird eine patentierte Erfindung im Inland nicht in angemessenem Umfang ausgeübt, wobei die Ausübung auch durch Import erfolgen kann, und hat der Patentinhaber nicht alles zu einer solchen Ausübung erforderliche unternommen, so hat jedermann für seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem Patent. Es sei denn, der Patentinhaber weist nach, dass die Ausübung der Erfindung im Inland wegen der Ausübung entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht oder nicht in größerem Ausmaß zumutbar ist, als es geschehen ist. Die Einräumung einer solchen Lizenz kann erst vier Jahre nach der Anmeldung oder drei Jahre nach der Kundmachung der Erteilung, beantragt werden. Maßgebend ist die Frist, die zuletzt abläuft.

Zwangslizenz • § 36 Abs 4: in öffentlichem Interesse: Ist die Erteilung einer Lizenz an einer patentierten Erfindung im öffentlichen Interesse geboten, hat jedermann für seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an der Erfindung. Vom Erfordernis der Einholung der Zustimmung des zur Einräumung eine Lizenz Berechtigten kann im Fall des Abs 3 bei Vorliegen eines nationalen Notstandes oder sonstiger Umstände von äußerster Dringlichkeit abgesehen werden. In diesem Fall ist durch Zwischenentscheidung eine vorläufige Bewilligung zur Benützung der Erfindung zu erteilen.

Zwangslizenz • • Verweigert der Patentinhaber die Einräumung, obwohl sich der Lizenzwerber bemüht hat, die Zustimmung innerhalb einer angemessenen Frist zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, so entscheidet das Patentamt wie in einem für die Anfechtung von Patenten vorgeschriebenen Verfahren. Umfang und Dauer der Lizenz werden vorwiegend für die Versorgung des inländischen Markts gestattet und sind auf den Zweck zu begrenzen, der sie erforderlich macht. Zwangslizenzen können ohne Zustimmung des Pateninhabers unter Lebenden nur gemeinsam mit dem lizenzberechtigten Teil des Unternehmens übertragen werden; sie gehen von Todes wegen nur dann auf die Rechtsnachfolger über, wenn von diesem der lizenzberechtigte Teil des Unternehmens fortgeführt wird. Eine gem Abs 1 eingeräumte Lizenz ist nicht übertragbar, es sei denn zusammen mit der Übertragung des jüngere Patents (§ 37).

Zwangslizenz • Verfahren über Zwangslizenzen sind als Streitanmerkung sind im Patentregister anzumerken • Genügt auch die Einräumung von Zwangslizenzen nicht, um die Ausübung der Erfindung im Inland in angemessenem Umfang zu sichern, so kann es zur Rücknahme des Patents kommen (§ 47 Abs 1 Pat. G)

Patentlizenzvertrag • • • Vertragspartner: Lizenzgeber und Lizenznehmer kein gesetzlich geregelter Vertragstyp ein Vertrag sui generis allgemeinen Regeln über Vertragsabschlüsse (§§ 861 ff ABGB) Prinzip der schuldrechtlichen Vertragsfreiheit. Anhaltspunkte für seine Existenz in der Rechtsordnung, wie z. B in §§ 35– 37, 43 Pat. G; § 43 a. F IPRG. • Auch im Markenrecht wird die Existenz des Lizenzvertrages gesetzlich vorausgesetzt: §§ 11, 14 und 28 MSch. G.

Patentlizenzvertrag • Patentlizenz = positive Lizenz Einräumung eines (absoluten) Rechts • Eine negative Lizenz hingegen wäre die Gestattung des Gebrauchs nach § 22 Pat. G und der damit verbundene Verzicht auf eine Unterlassungserklärung. Bloße schuldrechtliche Wirkung; LN kann sich auf Vertrag berufen; LN kann nicht gegen Dritte vorgehen. • Jedoch Eu. GH (Rs C 533/07 - Falco Privatstiftung / Weller-Lindhorst): Mit einem solchen Vertrag verpflichtet sich nämlich der Inhaber des zur Nutzung überlassenen Rechts nur, der Nutzung dieses Rechts durch den Letztgenannten nicht zu widersprechen. Wie die Generalanwältin in Nr. 58 ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, erbringt der Inhaber des Rechts des geistigen Eigentums durch die Nutzungsüberlassung keine Leistung und verpflichtet sich nur, seinem Vertragspartner dieses Recht zur freien Nutzung zu überlassen.

Patentlizenzvertrag • Rechtsnatur der freiwilligen Lizenz: quasidingliches Benützungsrecht. Die Einräumung eines quasidinglichen Benutzungsrechts umfasst auch die Verpflichtung des Lizenzgebers, alles zu tun, um dem Lizenznehmer die Benutzung der Lizenz zu ermöglichen. • Die Rechtsnatur des Lizenzvertrages war lange Zeit umstritten. Rechtlich wurde er vor allem als Bestandvertrag oder als gemischter Vertrag qualifiziert. Konsequenzen für Gewährleistung • • Daneben gab es vor allem in der deutschen Literatur die Einstufung als Rechtskauf (bzw in den letzten Jahren Rechtspacht) oder Gesellschaftsvertrag.

Patentlizenzvertrag • • • Exklusivlizenz Bei einer Exklusivlizenz gibt der Patentinhaber auch das Recht auf, selbst die Erfindung zu nutzen, das erfindungsgemäße Produkt herzustellen etc. Es bleibt dem Patentinhaber das nackte Recht der Innehabung. Es kommt nach h. M nicht zu einer Veräußerung des Patentrechtes. Nach angloamerikanischer Terminologie wird die Exlusivlizenz auch als exclusive licence bezeichnet. Absolutes Recht! Alleinlizenz Die Einräumung einer Alleinlizenz bedeutet, dass der Patentinhaber selbst berechtigt bleibt, das Patent zu verwenden, dem Lizenznehmer also nur zusichert, keinen anderen Lizenznehmer zu bestellen. Einfache Lizenz Die nicht exklusive oder einfache Lizenz (non exclusive licence) meint die Rechtslage, in der sowohl der Patentinhaber als auch mehrere Lizenznehmer auf dem Markt tätig sein können.

Patentlizenzvertrag Judikatur zum Markenlizenvertrag • OGH 15. 10. 2002, 4 Ob 209/02 t – Brühl – ecolex 2003, 257 [Schanda] = Ev. Bl 2003/26 = ÖBl-LS 2003/7, 8; OGH 14. 3. 2006, 4 Ob 15/06 v – Weekend – MR 2006, 211 Der Lizenznehmer einfachen Lizenz ist grundsätzlich nicht berechtigt, gegen Dritte vorzugehen, außer er ist vertraglich ermächtigt, gegen Eingriffe Dritter mit Klage vorzugehen. Muß die Klagebefugnis im Lizenzvertrag enthalten sein oder kann sie nachträglich erteilt werden? • OGH 15. 2. 2000, 4 Ob 29/00 v – BOSS-Brillen – ÖBl 2000, 178 = ÖBl-LS 2000/46 und 47 = SZ 73/26 = Ev. Bl 2000/123 = ecolex 2000, 370 [Schanda] = Rd. W 2000/314 = GRURInt 2000, 785) Der Lizenznehmer kann selbst ohne ausdrückliche Vereinbarung gegen Verletzungen Dritter vorgehen – „quasi-dingliches“ Benutzungsrecht! : Einräumung eines absoluten Rechts, daß die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen erfasst

Patentlizenzvertrag Judikatur zum Markenlizenvertrag II • OGH 17. 8. 2000, 4 Ob 178/00 f – BOSS-Brillen II – ecolex 2000, 885 [G. Schönherr] = ÖBl 2001, 89, wbl 2001, 37) Der Quasi-dingliche/absolute Charakter geht auch durch den bedingten Vorbehalt der Eigennutzung – bis zum Eintritt der Bedingung – nicht verloren, dh der Lizenznehmer kann grundsätzlich weiterhin unabhängig vom Schutzrechtsinhaber gegen Schutzrechtsverletzungen vorgehen. Dies kann jedoch vertraglich ausgeschlossen werden • Sind die Grundsätze des OGH zur Klagslegitimation des Markenlizenznehmers sinngemäß auf Patentlizenzverträge anzuwenden? (Nauta, Die Rechtsstellung des Lizenznehmers – Entscheidung des OGH 15. 10. 2002, 4 Ob 209/02 t (Ev. Bl 2003/26) – Brühl, ÖJZ 2003/22, 404. )

Patentlizenzvertrag • Bei der Vertriebslizenz erfolgt die Herstellung eines Produkts unter Verwendung der lizenzierten Technologie durch den Lizenzgeber. Der Lizenznehmer ist berechtigt, Kaufverträge über dieses Produkt in eigenem Namen abzuschließen und die Lieferungen zu tätigen. • Bei einer Herstellungslizenz ist auch das Recht, selbst zu produzieren inkludiert. Die reine Herstellungslizenz wiederum umfasst keinen Vertrieb durch den Lizenznehmer. Der Verbrauch erfolgt daher bloß durch den Lizenznehmer. • Eine Gebrauchslizenz ermöglicht die bloße Benutzung der Erfindung.

Patentlizenzvertrag • Unbeschränkte Lizenz • Beschränkte Lizenz (örtlich, zeitlich, mengenmäßig) • Exportlizenz (LN hat das Recht, den Gegenstand des Lizenzvertrages zu exportieren; Erfindung im Ausland nicht geschützt => Export in dieses Ausland im Zweifel frei) • Importlizenz (Einfuhr von Gegenständen, die im Importland geschützt sind, aber im Ausland hergestellt worden sind)

Patentlizenzvertrag • Gebietslizenz • Zeitlizenz • Betriebslizenz • Persönliche Lizenz • Hauptlizenz (nur bei Unterscheidung zur Unter- oder Sublizenz) • Sublizenz oder Unterlizenz (Von Lizenznehmer eingeräumt; bedarf vertraglicher Einräumung an Lizenznehmer; nicht umfangreicher als Hauptlizenz)

Patentlizenzvertrag • Zeitpunkt des Rechtserwerbs Nach § 43 Abs 2 ist für den Zeitpunkt der Erwerbung der Lizenzrechte die entsprechende Bestimmung des bürgerlichen Rechts maßgebend. Dritten gegenüber werden die Lizenzrechte erst mit Eintragung in das Patentregister wirksam. Dh, es kommt auf die vertragliche Vereinbarung an. Sollte keine abweichende Regelung getroffen worden sein, so ist nach der Jud der Lizenzinhaber bereits durch den Vertragsabschluss berechtigt.

Patentlizenzvertrag • Eintragung in das Patentregister Während das Patentregister für den Rechtserwerb bei der Übertragung von Patentrechten konstitutiv ist, wird das Lizenzrecht schon mit dem Abschluss des Rechtsgeschäfts erworben. Die Schutzwirkung für Dritte hingegen entfaltet die Lizenz erst durch die Eintragung im Patenregister. Für die Eintragung (unter Eintragungsgebühr) sind inhaltlich und formal unbedenkliche Urkunden erforderlich. Keine Gebührenpflicht nach dem Gebühren. G!

Patentlizenzvertrag • Nichtigerklärung der Lizenz Nach h. L erlischt der Lizenzvertrag wegen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Die Lizenzgebühren, die an den Inhaber des nachträglich weggefallen Patentes bereits geleistet wurden sind nicht zurückzuzahlen. Dies wird damit begründet, dass der Lizenznehmer bis zum Wegfall den – wenn auch nur vermeintlichen –Schutz des Patentes genossen hat

Patentlizenzvertrag ■ OGH 28. 9. 2006, 4 Ob 128/06 m, ÖJZ-LS 2007/6 = ÖBl-LS 2007/108: Jedenfalls wirkt die Nichtigerklärung eines Gebrauchsmusters für die Ansprüche aus einem Lizenzvertrag nur für die Zukunft; weder können bereits geleistete Lizenzentgelte zurückgefordert werden, noch fällt der Anspruch auf noch offene Entgelte bis zur Nichtigerklärung weg. Der Lizenznehmer genießt bis zur Nichtigerklärung tatsächlich den Schutz der Lizenz. Zumeist ausführliche vertragliche Bestimmungen

Patentlizenzvertrag • Übertragung von Lizenzen Freiwillig erteilte Lizenzen können ohne Zustimmung des Pateninhabers unter Lebenden nur gemeinsam mit dem lizenzberechtigten Teil des Unternehmens übertragen werden. Sie gehen von Todes wegen nur dann auf die Rechtsnachfolger über, wenn von diesem der lizenzberechtigte Teil des Unternehmens fortgeführt wird (§ 38 Pat. G).

Patentlizenzvertrag Das Pat. G gibt dem im Patentregister eingetragenen, ausschließlichen wie einfachen Lizenznehmer ex lege Sukzessionsschutz, dh der Erwerber des Patents ist auch ohne Vertragsübernahme an Lizenzverträge gebunden Der nicht im Register eingetragene (ausschließliche) Patentlizenznehmer hat zumindest nach dem Gesetzeswortlaut keinen Sukzessionsschutz (Hiti, Zur Drittwirkung von Marken- und Patentlizenzen, ÖBl 2003/2, 4. )

Patentlizenzvertrag Die Leistungspflicht und Nebenpflichten des Lizenzgebers • Gestatten der Benutzung der Erfindung durch den Lizenznehmer • Der Lizenznehmer leistet seine Lizenzgebühr für seine durch die Existenz der vertragsgegenständlichen Patente geschaffene Position auf dem Markt. Es kann daher nicht dem Lizenzgeber allein überlassen sein, die Patente etwa durch Unterlassung der Bezahlung der Jahresgebühren auslaufen zu lassen. => Pflicht zur Aufrechterhaltung des Schutzrechtes • Kontrollrechte des Lizenznehmers bieten sich an; Ihm steht es frei, wie jedermann die Jahresgebühren einzahlen (§ 166 Abs 8 Pat. G) und damit selbst – in seinem Interesse - das Auslaufen eines Patents verhindern.

Patentlizenzvertrag • Einführung in die Erfindung (Ermöglichung der Verwertung im ausbedungenen Umfang) • Den Lizenzgeber trifft die Haftung für Sach- und Rechtsmängel. (Rechtsmängel betreffen das Patent in seinem rechtlichen Bestand; Haftung nur dann, wenn Lizenzgeber RM bei Vertragsschluss kannte; Sachmängel liegen dann vor, wenn eine für die Verwertung wesentliche Komponente berührt ist: technische Ausführbarkeit, serienmäßige Ausführbarkeit, Freiheit von schädlichen Nebenwirkungen, wirtschaftliche Verwertbarkeit; Vorhandensein besonders zugesicherter Eigenschaften • Gegenüber Dritten kann er auch nach dem PHG haften.

Patentlizenzvertrag Die Gegenleistungspflicht des Lizenznehmers • Die Gegenleistungspflicht liegt vorrangig in der Zahlung einer Lizenzgebühr. Bei der Vereinbarung des Entgelts herrscht weitgehend Vertragsfreiheit. Schranken bietet nur das Kartellrecht. • Ausübungspflicht • Mitteilung von Erfahrungen • Pflicht zur Führung von Aufzeichnungen • Daneben können als Leistungspflichten des Lizenznehmers Produktionsbeschränkungen, Vertriebspflichten, Kennzeichnungspflichten vereinbart werden. • Festzuhalten ist noch, dass den Lizenznehmer selbst grundsätzlich keine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Schutzrechtes trifft.

Patentlizenzvertrag • Angriffsverbot Lizenzgeber wünschen oft, dass zumindest ihr eigener Lizenznehmer nicht das Patent angreift. Bei der Vereinbarung eines solchen Angriffsverbots sind jedoch kartellrechtliche Rahmenbedingungen zu beachten. Nach denen kann dem Lizenznehmer das Recht, die Gültigkeit des Patents nicht zu bekämpfen, nicht in den Vertrag aufgenommen werden. Der Patentinhaber kann sich nur das Recht vorbehalten, in diesem Fall den Lizenzvertrag zu kündigen.

Patentlizenzvertrag • Ende des Lizenzvertrages keine besondere Form notwendig; Kündigung (ordentl. / außerordentl. ); Zeitablauf Nichtigerklärung des Patents Benutzung nach Ende = Patentverletzung

Kartellrecht - Gruppenfreistellungen Verordnung i. Sd Art 288 AEUV (ex Art 249 EGV) Bestimmte Gruppen von wettbewerbsbeschränkenden – Vereinbarungen zwischen Unternehmen – Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen – abgestimmte Verhaltensweisen werden unter näher definierten Voraussetzungen vom grundsätzlichen Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen ausgenommen. 65

Kartellrecht – TT-GVO VO (EG) 772/2004 seit 31. 3. 2006 • ANWENDUNGSBEREICH Technologietransfer-Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, welche die Herstellung von Produkten ermöglichen, welche die lizenzierte Technologie enthalten oder mit ihrer Hilfe produziert werden können. Der Transfer erfolgt dabei durch Gewährung von Lizenzen, ausnahmsweise auch durch Übertragung aller Rechte, sofern das mit der Verwertung der Technologie verbundene Risiko z. T beim Veräußerer verbleibt (z. B umsatz- oder mengenabhängige Gegenleistung). 66

Kartellrecht – TT-GVO • TECHNOLOGIE i. Sd TT-GVO Patente und Patentanmeldung, Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmeldungen, Geschmacksmuster, Sortenschutzrechte, Topographien von Halbleitererzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche Zertifikate erlangt werden können (vgl Art 1 Abs 1 lit h), Software-Rechte sowie Know-how Gruppenweise freigestellt sind auch Bestimmungen in TTVereinbarungen, die nicht den Hauptgegenstand dieser Vereinbarungen bilden, aber mit der Anwendung der lizenzierten Technologie unmittelbar verbunden sind (z. B Lizenzierung von Marken). 67

Kartellrecht – TT-GVO • MARKTANTEILSSCHWELLE UND RELEVANTER MARKT Die Freistellung durch die TT-GVO kommt nur bei einer begrenzten Marktmacht der Vertragsparteien auf den relevanten Märkten zur Anwendung (vgl Art 3). Marktanteilsschwelle bei konkurrierenden Unternehmen: 20 Prozent auf dem betroffenen relevanten Technologie- und Produktmarkt, wobei die Marktanteile beider Parteien zusammenzurechnen sind. Bei nicht konkurrierenden Unternehmen darf der individuelle Anteil der Parteien auf dem relevanten Technologie- und Produktmarkt 30 Prozent nicht überschreiten. 68

Kartellrecht – TT-GVO • KERNBESCHRÄNKUNGEN (bes. schwerwiegende Wettbewerbsbeschränkungen) Kernbeschränkungen umfassen: + Beschränkungen der Möglichkeit einer Partei, den Verkaufspreis selbst festzusetzen, + Beschränkungen des Outputs, + Vereinbarungen über die Zuweisung von Märkten oder Kunden + die Beschränkung der Möglichkeit des Lizenznehmers, seine eigenen Technologien zu verwerten oder F&E-Arbeiten durchzuführen. KEINE FREISTELLUNG 69

Kartellrecht – TT-GVO • ENTZUG DER FREISTELLUNG Gruppenweise Freistellung kann im Einzelfall sowohl durch die Eu. K als auch durch die nationale Wettbewerbsbehörde entzogen werden (insb dann, wenn Innovationsanreize eingeschränkt werden oder Marktzugang erschwert wird (vgl Art 6)) Darüber hinaus kann die TT-GVO durch Verordnung der Eu. K für jene Fälle für nicht anwendbar erklärt werden, in denen mehr als 50 Prozent des Marktes von parallelen Netzen gleichartiger TTVereinbarungen erfasst werden (vgl Art 7). 70

Kartellrecht – TT-GVO • FREISTELLUNGDAUER Eine Freistellung ist solange möglich, solange die Rechte an der lizenzierten Technologie nicht abgelaufen, erloschen oder für ungültig erklärt worden sind, im Falle von Know-how. Vereinbarungen, solange das Know-how geheim bleibt (vgl Art 2 Abs 2). Insgesamt gilt die TT-GVO bis 30. 4. 2014 (vgl Art 11). Umfangreiche Leitlinien sind zu beachten (Abl C 101/2 vom 27. 4. 2004). 71

Kartellrecht Außerhalb der TT-GVO sind die Leitlinien ebenfalls beachtlich. Einzelprüfung nach Art 101 AEUV beruhend auf Einzelabwägung • Verletzung des Art 101 AEUV außerhalb der Kernbeschränkungen unwahrscheinlich, wenn es neben den von den Vertragsparteien kontrollierten Technologien vier oder mehr von Dritten kontrollierte Technologien gibt. • Berücksichtigung von negativen Wirkungen (Verringerung des Technologiewettbewerbs, Zutrittsschranken wie Kostensteigerungen, Verringerung des technologieinternen Wettbewerbs) von Lizenzbeschränkungen und positiven Lizenzbeschränkungen (Effizienzförderung) 72

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. RA Univ. Lektor. Dr. Leonhard Reis Hausmaninger Kletter Rechtsanwälte