Gianni Capuzzi LUISS Guido Carli II LEZIONE LE

Gianni Capuzzi LUISS - Guido Carli II LEZIONE LE FUNZIONI DEL MARCHIO, TRA ECONOMIA E DIRITTO Man lives, thinks and dies using symbols. From the cross of the delivery hospital to the cross on the grave, man’s life is lived by learning symbols, using them and creating new ones. ( Nicholas Economides, in The Trademark Reporter, 1988) 1

…i nostri obiettivi… o o o analizzare, con l’aiuto dell’analisi economica del diritto, il ruolo del marchio sul mercato ed in particolare la sua funzione filo-concorrenziale esaminare le funzioni che l’ordinamento riconosce al marchio, comprendendo in particolare come la riforma del 1992 ha inciso su tali funzioni esaminare in particolare la tutela del marchio che gode di rinomanza 2

Indice A) v v v B) v v v Le funzioni economiche del marchio e pluralità di operatori marchio e trasparenza marchio e giudizio del consumatore Le funzioni giuridiche del marchio Il paradigma classico La riforma del 1992 Funzione attrattiva e marchio rinomato 3

Mappa concettuale marchio Funzione concorrenziale Pluralità di operatori Paradigma classico Giudizio razionale del consumatore Trasparenza Riforma del 1992 FUNZIONE DISTINTIVA Costi di ricerca Un marchio, un’impresa Asimmetria informativa Principio di specialità FUNZIONE DISTINTIVA E ATTRATTI TUTELA OLTRE IL PERICOLO DI CONFUSIONE DEL AMRCHIO “deriva” del marchio dall’impresa Varietà qualitativa “statuto di non decettività” 4

FUNZIONI del MARCHIO A) ECONOMICHE B) GIURIDICHE distinzione/sinergia ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO (Law and Economics)

(A) le funzioni economiche del marchio STRUMENTO DI CONCORRENZA ruolo PRO-CONCORRENZIALE 3 ASPETTI (schema logico del modello di concorrenza perfetta) o o o PLURALITA’ DI OPERATORI TRASPARENZA RAZIONALITA’ DEL GIUDIZIO DEL CONSUMATORE 6

MARCHIO E PLURALITA’ DI OPERATORI o o tra CONCORRENTI nei confronti dei CONSUMATORI DISTINZIONE Riconoscibilità– identificazione PLURALITA’/PLURALISMO di mercato o Art. 7 c. p. i. Oggetto della registrazione Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, Purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. o Art. 13 c. p. i. Capacità distintiva Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 7

MARCHIO E TRASPARENZA comunicazione e informazione o o marchio in sé: funzione meramente distintiva (nome del prodotto) o sistema marchio-messaggio: informazioni (Sena) informazione asimmetrica informazione costosa incentivazione qualitativa (Landes e Posner ) (Economides) 8

MARCHIO E TRASPARENZA a) ASIMMETRIA INFORMATIVA o o o Caratteristiche “osservabili” e “non osservabili” disparità consumatore/venditore esperienza di acquisto marchio come tecnica identificativa delle qualità non osservabili e di riduzione dell’asimmetria 9

MARCHIO E TRASPARENZA b) COSTI DI RICERCA o o Indagine costosa (tempo/denaro) sulle qualità dei beni prezzo aggiuntivo, a titolo “forfetario” marchio come strumento di abbattimento dei costi di ricerca 10

MARCHIO E TRASPARENZA c) o o INCENTIVO ALLA QUALITA’ mantenimento qualità diversificazione qualità “fedeltà” al nome e alle pregresse esperienze positive di acquisto marchio come strumento di incentivazione della qualità (vs. garanzia di qualità come funzione giuridica) 11

MARCHIO E TRASPARENZA o presupposto della funzione di trasparenza: capacità distintiva del marchio in particolare, inappropriabilità di “indicazioni descrittive e denominazioni generiche” (cfr art. 13. 1 c. p. i. ) ratio: evitare monopoli sul linguaggio (barriere all’entrata) 12

MARCHIO E GIUDIZIO DEL CONSUMATORE o o o competition on merits evitare “esternalizzazioni” possibilità di attribuzione meriti/demeriti responsabilizzazione dell’impresa allocazione efficiente delle risorse selezione delle imprese efficienti marchio come strumento di orientamento del consumatore su basi razionali (qualità/prezzo) vs. stimoli irrazionali- suggestivi (pubblicità) 13

le funzioni giuridiche del marchio evoluzione delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio RIFORMA DEL 1992 come punto di svolta -FUNZIONE DISTINTIVA (garanzia di qualità) indicazione di provenienza (origine) -FUNZIONE ATTRATTIVA 14

Il paradigma classico (prima del 1992) o Capisaldi 1) Tutela della sola funzione distintiva (indicazione di provenienza), nei limiti del principio di specialità e del rischio di confusione 2) Legame indissolubile marchio – impresa con riferimento a tutti i momenti “di vita” del marchio: a) registrazione: la legittimazione era attribuita solo all ’imprenditore che si proponeva di utilizzare il segno nella sua impresa b) circolazione: esclusività del trasferimento e del vincolo aziendale: -solo con l’azienda o con il ramo di essa in cui il marchio era utilizzato - cessione e licenze a titolo esclusivo, con obbligo per il titolare di astenersi dall’uso in proprio c) estinzione del diritto : -anche alla cessazione dell’attività d’impresa o sostanziale coerenza pro-concorrenziale di tale paradigma 15

La riforma del 1992 1) Processo di “deriva” del marchio dall’ azienda (viene meno la regola “un marchio, un’ impresa ”) a) registrazione: si prescinde dalla qualifica di imprenditore del richiedente e dall’esistenza di un’entità aziendale di riferimento Art. 19 c. p. i. Diritto alla registrazione Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 16

Processo di “deriva” del marchio dall’ azienda b) circolazione: -trasferimento anche a prescindere dall’ azienda o da un suo ramo - possibilità di cessioni parziali e licenze non esclusive Art. 23 c. p. i. Trasferimento del marchio 1. Il marchio puo' essere trasferito per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato. 2. Il marchio puo' essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalita' o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato e per la totalita' o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. 3. Il titolare del marchio d'impresa puo' far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza concessa, al territorio in cui il marchio puo' essere usato o alla qualita' dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. c) estinzione: il diritto esclusivo sopravvive alla dissoluzione dell’azienda (no decadenza del marchio) 17

La riforma del 1992 1) Processo di “deriva” del marchio dall’ azienda 2) Protezione in via autonoma dei valori suggestivi, attraverso il dato normativo sul MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA Art. 20 c. p. i. Art. 12 c. p. i. 18

Art. 20 c. p. i Art. 20. Diritti conferiti dalla registrazione 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 19

art. 12 c. p. i. Art. 12 c. p. i. Novità Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda: b) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (…) f) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi 20

Funzione attrattiva e marchio rinomato o protezione extra-merceologica (oltre il principio di relatività della tutela) ratio Tutela degli investimenti (soprattutto pubblicitari) Lotta al parassitismo Difesa del valore commerciale del segno o ll bene protetto non è l’ interesse alla non confondibilità ma l’ interesse allo sfruttamento integrale del valore attrattivo del segno o o marchio come bene immateriale, valore in sé 21

Funzione attrattiva e marchio rinomato tutela più ampia di quella del marchio ordinario o 1) protezione riguardo ai prodotti affini : configurazione con maggiore ampiezza della sfera di affinità 2) tutela riguardo ai prodotti non affini : se l’uso del segno da parte del terzo si svolge senza giusto motivo consentendogli di trarre - INDEBITO VANTAGGIO dalla rinomanza del marchio o dal suo carattere distintivo - PREGIUDIZIO agli stessi 22

Funzione attrattiva e marchio rinomato Concetto di rinomanza o o assenza di definizioni legislative insufficienza del solo ricorso a dati quantitativi e indagini demoscopiche non solo marchi di alta rinomanza – celebri : marchi idonei a soddisfare le condizioni dell’ indebito vantaggio / pregiudizio “parte significatva del pubblico interessato” 23

Funzione attrattiva e marchio rinomato Condizioni di tutela del marchio rinomato o Assenza di giusto motivo consenso del titolare uso del marchio altrui in funzione descrittiva o o Indebito vantaggio norma di chiusura risparmio per l’ affermazione del prodotto effetti dell’agganciamento parassitario Pregiudizio alla rinomanza o al carattere distintivo indebolimento della distintività per il venir meno dell’unicità sul mercato offuscamento dell’immagine del marchio (prodotti vili, scadenti) 24

Funzione attrattiva e marchio rinomato Dilution “annacquamento” perdita di distintività di un marchio per l’ utilizzazione di un marchio simile o dilution by blurring un marchio noto viene usato in connessione con i prodotti di un altro (confondibilità) o dilution by tarnishment un marchio è utilizzato in modo da metterne a rischio la reputazione (prodotti di qualità scadente, contesto illegale o immorale) 25

RISCHIO DI CONFUSIONE E RISCHIO DI ASSOCIAZIONE due orientamenti 1) giurisprudenza del Benelux autonomia del rischio di associazione richiamo anche non confusorio, collegamento concettuale-psicologico tra due marchi 2) Corte di Giustizia (Sabel vs. Puma, 1995) rischio di associazione come specificazione del rischio di confusione ( altrimenti, si priverebbe di significato la speciale disciplina del marchio rinomato, che ha presupposti più rigidi) 26

I casi Davidoff (2003) e Adidas (2004) (CGCE) o Davidoff: la tutela specifica sui marchi notori va applicata non solo nel caso di prodotti non affini, ma anche quando il marchio successivo fosse usato per prodotti identici o simili o Adidas: obbligo per gli Stati Membri di garantire la protezione rafforzata al marchio notorio anche nel caso di prodotti identici o simili è sufficiente un semplice nesso anche psicologico e non confusorio con il marchio notorio per accertare una violazione del diritto 27

Rischi anti – concorrenziali della tutela dei valori suggestivi o Alla tutela della funzione attrattiva, si accompagna un affievolimento della funzione distintiva (allentamento del legame marchio – azienda) pro – concorrenziale: possibiltà di coesistenza sul mercato di marchi uguali usati da imprenditori diversi: consenso del titolare, licenze plurime) o Iper-protezionismo aggravato dalla potenziale perpetuità del diritto sul marchio o Marchio: da indicatore delle qualità del prodotto a “qualità” stessa del prodotto, a prescindere dai pregi obiettivi o Passaggio dalla competiton on merits alla suggestione delle scelte: - scelte non razionali ma indotte dalla rinomanza della “marca” (vs presupposto concorrenziale: rational choice del consumatore giudice del mercato) - rischio di inganno del consumatore dalla trasparenza all’ opacizzazione del mercato dal pluralismo a posizioni di forza economica dalla razionalità alla suggestione delle scelte Rilievo antitrust (rinvio) 28

“Statuto di non decettività” preoccupazione pro-concorrenziale del legislatore di evitare l’inganno del pubblico 1) Divieto di uso ingannevole del marchio (sotto pena di decadenza) (art. 26 -art. 14. 2 c. p. i. ) 2) Nullità del marchio ingannevole (art. 25 -art. 14. 1 c. p. i. ) 3) Divieto di inganno del pubblico nella cessione/licenza del marchio (art. 23. 4 c. p. i. ) - altri rimedi dell’ordinamento 29

Domande di verifica o o o Quali sono i diversi aspetti del ruolo pro-concorrenziale del marchio messi in luce dall’analisi economica del diritto? Come si sono evolute le funzioni giuridicamente tutelate dell’istituto? Quali sono i capisaldi del sistema anteriroe al 1992 e quali le principali innovazioni della riforma? Quali sono le condizioni per la tutela extramerceologica del marchio rinomato e quali le problematiche da un punto di vista concorrenziale pone la riforma del 1992? Cos’è lo “statuto di non decettività”? 30

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Sul ruolo pro-concorrenziale del marchio si vedano. ECONOMIDES N. S. , The Economics of Trademarks, 78 TMR, p. 523, 1988. FOLSOM R. H. ‑ TEPLY L. L. , Trademarked generic words, 89 Yale L. J. , p. 1323 ss, 1980; LANDES W. ‑ POSNER R. A. , Trademark Law: An economic perspective, 30 J. Law & Econ. , p. 265, 1987; DI CATALDO V. , I segni distintivi, Milano, 1993; LANDES W. ‑ POSNER R. A. , The Economics of Trademark Law, 78 TMR, p. 267, 1988; POSNER R. A. , Economic analysis of law, Boston, 1992; FRANCESCHELLI R. , Valore attuale del principio di concorrenza e funzione concorrenziale degli istituti del diritto industriale, in Studi in onore di G. Menotti De Francesco, 1, Milano, 1957; Id. , Struttura monopolistica degli istituti di diritto industriale, in Studi in onore di F. Messineo per il suo XXXV anno di insegnamento, Milano, 1959; MANGINI V. , Il marchio fra monopolio e concorrenza, in Studi in onore di A. Arena, Padova, 1981. Sulle funzioni del marchio e sulla riforma del 1992, cfr. LECCE G. , Il marchio nella giurisprudenza, Milano, 1996; ARE M. , voce – “Marchio”, in Enc. dir. , XXV, Milano, 1975; BENEDETTO M. A. , voce “Marchio (storia)”, in Enciclopedia del diritto, XXV, Milano, 1975; FRANCESCHELLI R. , Sulla funzione del marchio, in Studi in onore di Paolo Greco, I, Padova, 1965; Id. Studi riuniti di diritto industriale, Milano, 1972; Id. , Trattato di diritto industriale, Milano, 1960; GHIDINI G. , voce “Monopolio e concorrenza" in Enc. Dir. , XXVI, Milano, 1975; GHIDINI G. , Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Milano, 2001; GHIDINI G. (a cura di), La riforma della legge marchi, Padova, 1995; MANGINI V. , Manuale breve di diritto industriale, Padova, 2001; MANGINI V. , Il marchio e gli altri segni distintivi, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da F. Galgano, V, Padova, 1982; MANSANI L. , La funzione di indicazione d’origine del marchio nell' ordinamento comunitario, Milano, 2000; RICOLFI M. , I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, Torino, 1999; VANZETTI A. , I marchi nel mercato globale, in Riv. Dir. Ind. , I, p. 91, Milano, 2002; VANZETTI A. , voce “Marchio”, in Enc. Giur. Treccani, XIX, Roma, 1988; VANZETTI A. ‑ DI CATALDO V. , Manuale di Diritto industriale, Milano, 2000. (SEGUE) 31

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI In particolare sul marchio rinomato e sulla tutela oltre il pericolo di confusione, CALBOLI I. , Marchio che gode di “rinomanza”: brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, in Segni e forme distintive. La nuova disciplina, Milano, 2001; GALLI C. , Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano, 1996; Id. , Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione, in Dir. ind. , 1/2007, p. 83 ss. ; Id. , I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE, Riv. Dir. Ind. , II, 2004, p. 137; BOTTERO N. , Marchi notori, beni affini ed usi atipici nella giurisprudenza comunitaria, Giur. comm. , II, 2004, p. 369; MONTUSCHI P. , Nuova decisione della Corte di giustizia CE sul rischio di associazione: il commento, Dir. Ind. , I, 2001, p. 17 MOSTERT F. M. , Well ‑ known and famous marks. Is harmony possible in the global village? , 86 TMR, p. 103, 1996; OSWALD L. J. , "Tarnishment" and "blurring" under the Federal Trademark Dilution Act of 1995, 36 Am. Bus. L. J. , p. 255, 1999. 32

Giurisprudenza comunitaria o o o CGCE, caso “General Motors”, causa C-375/97, 14 /9/1999 CGCE, caso “Sabel”, C-251/95, 11/11/1997 CGCE, caso “Davidoff”, C-414 -416/99, 20/11/2001 CGCE, caso “Adidas”, C-408/01, 23/10/2003 CGCE, caso ”Marca Mode”, C-425/98, 22/6/2000 33

Fine Grazie dell’attenzione gianni. capuzzi@libero. it 34