Vertrge im Technologietransfer und gelebte Praxis Dr Jrgen
Verträge im Technologietransfer - und gelebte Praxis Dr. Jürgen Walkenhorst Düsseldorfer Vertragswerkstatt - Werkstattgespräche 28. 11. 2012 – Schloss Mickeln www. provendis. info
Ein paar Worte vorweg www. provendis. info
Ein paar Worte vorweg Europa Deutschland Nordrhein - Westfalen www. provendis. info
Ein paar Worte vorweg - Europa § 42 Arb. Erf. G – und seine “Verwandten” § 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen Bestimmungen: 1. Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung. 2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden. 3. Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Diensterfindung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. 4. die Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch Verwertung erzielten Einnahmen. 5. … Analoge Regelungen relativ parallel in europ. Ländern… …aber nicht in allen (Schweden, Italien) Gilt explizit nur für Hochschulen, nicht allg. für Forschungsinstitute www. provendis. info
Ein paar Worte vorweg - Europa Statistiken ASTP www. astp. net AUTM www. autm. net PROTON Europe www. protoneurope. org www. provendis. info
Ein paar Worte vorweg - Deutschland Die Forschungslandschaft Hochschulen Fraunhofer-Gesellschaft Helmholtz-Gemeinschaft Leibniz-Gemeinschaft Max-Planck-Gesellschaft Sonstige Institutionen www. provendis. info
Ein paar Worte vorweg - Deutschland www. provendis. info
Ein paar Worte vorweg - Deutschland Die Technologie-Allianz Unter dem Dach der Technologie. Allianz arbeiten derzeit 29 Mitglieder, davon 22 Patent- und Verwertungsagenturen mit über 100 Innovationsmanagern. Insbesondere Hochschulen Die Mitglieder Technologie. Allianz betreuen über 100. 000 patentrelevante Wissenschaftler in mehr als 200 wissenschaftlichen Einrichtungen jklhkjhjhkjh aus dem gesamten Bundesgebiet. www. technologieallianz. de www. provendis. info
Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis Kurzprofil § Gründung: Oktober 2001 § Rechtsform: Gmb. H § Gesellschafter: 25 Hochschulen aus NRW § Sitz: Mülheim / Ruhr § 26 Mitarbeiter Blick aus dem PROvendis Büro über Mülheim www. provendis. info
Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis Patentverwertung für NRW PROvendis ist die zentrale Patentverwertungsagentur der Hochschulen des Landes NRW Betreuung von ca. 20. 000 Wissenschaftlern in 27 Hochschulen und 3 Forschungseinrichtungen Eine der größten Patentverwertungsagenturen in Deutschland und in Europa Abdeckung aller Fachbereiche durch 16 Natur- und Ingenieurwissenschaftler sowie einer Juristin (26 Mitarbeiter insgesamt) Wissenschaftliche, industrielle und patentrechtliche Erfahrung und Kompetenz (neben wissenschaftl. Erfahrung durchschnittlich über 9 Jahre Wirtschaftserfahrung) Über 3. 500 Erfindungsmeldungen bewertet (ca. 350 neue Erfindungsmeldungen pro Jahr) www. provendis. info Mülheim
PROvendis Gesellschafter mit www. provendis. info
Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis im Überblick Hochschulen NRW Beratung • Neuheitsrecherche Bewertung Patentierung • IP-Strategieberatung • Publication • Qualifizierung/Schulung Screening • Vertragsverhandlung • Patentüberwachung und -gestaltung • Rechtsstandermittlung • Stand-der-Technik Recherche www. provendis. info Verwertung
Verträge im Technologietransfer Pa te nt ie ru ng Ablauf der Verwertung www. provendis. info
Verträge im Technologietransfer Ablauf der Verwertung e. Industri nen o i t a r e p koo e ge n u r d För n Dritt mitte e h c i l aft h c ns nen e s Wis peratio Koo www. provendis. info l
Geheimhaltungsverträge Warum? Was ist zu beachten? www. provendis. info
Geheimhaltungsverträge – Warum? Regelt den Austausch von geheimen Information allgemein Typische Beispiele geheimer Informationen: Geschäftsgeheimnisse Know-how Erfindungen www. provendis. info
Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen. www. provendis. info
Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen. www. provendis. info
Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen. www. provendis. info
Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde. Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen. www. provendis. info
Geheimhaltungsverträge Erfindungen Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen. Lösung: Geheimhaltungsvereinbarung www. provendis. info
Geheimhaltungsverträge www. provendis. info
Geheimhaltungsverträge Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Es gilt generelles Vertragsrecht, inkl. Grundsatz der Privatautonomie (insb. da kein BGB-Vertrag) Möglichkeiten: Ein- oder zweiseitiges (oder dreiseitiges. . ) CDA Typische Vertragspunkte Inhalt Dauer/Laufzeit Personenkreis Ausnahmen (gesetzliche Offenbarungspflichten etc. ) www. provendis. info
Geheimhaltungsverträge Manchmal Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie „unless confirmed in writing“ Dient Klarstellung, erfordert aber Sorgfalt! www. provendis. info !
Geheimhaltungsverträge Manchmal Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie „unless confirmed in writing“ Ggf. Vertragsstrafen Wird von Uni aber i. d. R. nicht akzeptiert www. provendis. info !
Geheimhaltungsverträge Manchmal Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie „unless confirmed in writing“ Ggf. Vertragsstrafen Regelungen bzgl. Eigentumsübergang Eigentum sollte immer bei Geber bleiben www. provendis. info !
Geheimhaltungsverträge Manchmal Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung Klauseln wie „unless confirmed in writing“ Ggf. Vertragsstrafen Regelungen bzgl. Eigentumsübergang Regelung zum Eigentum an Ergebnissen Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart www. provendis. info !
Geheimhaltungsverträge Manchmal Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung ! Klauseln wie „unless confirmed in writing“ Ggf. Vertragsstrafen Regelungen bzgl. Eigentumsübergang Regelung zum Eigentum an Ergebnissen Verpflichtung ausschließlich mit Vertragspartner zu verhandeln Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart … www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Warum? Regelt den Austausch von Materialien z. B zwecks: Verwendung in Wissenschaft Test-/Kooperationszwecke www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Typ. Begriffe: Derivatives, Progeny, unmodified Derivatives, Modifications Mögliche Definitionshilfe: Definition funktionaler Teile, Bezug auf IP-Schutzbereiche… www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen Haftungsausschlüsse Hier insbesondere bzgl. Materialeigenschaften/-verwendungen www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen Haftungsausschlüsse Nutzen für Geber Information bzgl. generierter Daten, Information bzgl. geplanter Publikationen/Patentanmeldungen, Mitautorenschaften, Geld, Erstoptionen… www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? Inhalte eines MTAs Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen Limitierung der Weitergabe Verwendungszweck/Laufzeit Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer Recht auf Nutzung der Ergebnisse Lieferbedingungen Haftungsausschlüsse Nutzen für Geber Geheimhaltungsvereinbarung www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? MTA mit Firma X For any invention conceived … that materially … incorporates materials owned by Company, Company shall be given a royalty-free non-exclusive license and an option for an exclusive, royalty-bearing license. www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? MTA mit Firma Y Company shall have a non-exclusive royalty-free license and may obtain an exclusive, royalty-bearing license…to all developments. „Developments“ means all…. (lange LISTE)…that incorporate the Material, require the use of Material…, that could not have been developed without the use of Material. Royalty payments by Company to Recipient for said exclusive license shall be negotiated…but shall not exceed 1% of net sales. Any patent applications…will be prepared and filed by Recipient with the expenses being borne by Recipient. www. provendis. info
Material Transfer Agreements – Was ist zu beachten? MTA mit Forschungsinstitut X All rights … in and to any intellectual property and any materials discovered…. shall vest jointly in both parties, regardless of the party that authored the invention. www. provendis. info
Material Transfer Agreements MTAs – Was ist zu beachten? Musterverträge: Beispiel: Uniform Biological Materials Agreement www. provendis. info
Verträge im Technologietransfer n Optio Lize nz Letter of Intent g n u nd i f r E Term Sheet Know -how www. provendis. info Koop e ration
Verträge im Technologietransfer Lize nz Koop e ration www. provendis. info
Kooperationen Musterverträge „Lambert-Contracts“ der HM Treasury (www. auril. org. uk) „Berliner Verträge“(www. ipal. de) „Düsseldorfer Verträge“ (www. gewrs. de) Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen des BMWi (www. bmwi. de) IPAG (http: //ipag-info 2. haude. at/home) … Übersicht in: Bereuter, T. et al. „Initiatives in Europe facilitating collaboration of publicly funded research organizations with businesses by model contracts and IPR rules“ http: //lamp. tu-graz. ac. at/~foh/bptt/100712_Review_PRO_BIZ_Draft. pdf www. provendis. info
Kooperationen Nebenbestimmungen Allgemeine Bestimmungen für Forschungs- und Entwicklungsverträge des BMBFs („BEBF 98“) Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBFs zur Projektförderung auf Ausgabenbasis („BNBest-BMBF 98“) Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben („NKFB 98“) … www. provendis. info
Kooperationen BMBF-Projekte Verbundprojekte Projektdurchführung Verwertung (Zeitlic, sachlich geographisch beschränkbar) Bei Beginn des VP vorhandene Ergebnisse Im Rahmen des VP entstandene Ergebnisse Nichtausschließlich Unentgeltlich Gleichgewichtige Erfindungsbeiträge: unentgeltlich Ungleichgewichtige Projektbeträge/ keine wechselseitige Rechtseinräumung: Zusätzliche Vergütung zu vereinbaren/ /Option auf Rechte an Ergebnissen zu marktüblichen Bedingungen Keine Erfindungsbeiträge: Marktübliche Bedingungen Forschung + Lehre in Deutschland: unentgeltlich www. provendis. info
Kooperationen EU-Konsortialverträge Vertragskonstruktion Zugang zu Rechten Beachte: Gemeinschafts-IP kann von jedem lizensiert werden (wenn nicht anders geregelt) Weiter modifizierte Regelungen in „Horizon 2020“ www. provendis. info
Lo. I, Mo. U, Term sheet Letter of Intent / Memorandum of Understanding Absichtserklärung bis Vorvertrag (Böswilligkeit -> Schadensersatzpflicht) Term Sheet Definiert die Eckpunkte des „eigentlichen“ Vertrages www. provendis. info
Optionsverträge „Reservierung“ eines Vertragsgegenstandes (gegen Gegenleistung) Breites Spektrum von Optionen denkbar Als alleinstehender Vertrag oder als Teil von insbes. F+E, Kauf- oder Lizenzverträgen www. provendis. info
Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Geheimhaltung - Parteien - Gewährleistung/Haftung - Vertragsgegenstand - Laufzeit - Umfang der Lizenz - Kündigungsregelungen - Lizenzgebühren - Anzuwendendes Recht - Abrechnung/Kontrolle - Gerichtsstand - Unterlizenzberechtigung - Salvatorische Klausel - Aufrechterhaltung - etc. - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen www. provendis. info
Lizenzverträge - Parteien Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Geheimhaltung - Parteien - Gewährleistung/Haftung - Vertragsgegenstand - Laufzeit - Umfang der Lizenz - Kündigungsregelungen - Lizenzgebühren - Anzuwendendes Recht - Abrechnung/Kontrolle - Gerichtsstand - Unterlizenzberechtigung - Salvatorische Klausel - Aufrechterhaltung - etc. - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen www. provendis. info
Lizenzverträge - Parteien Das Arbeitnehmererfindergesetz (Arb. Erf. G) www. provendis. info
Lizenzverträge - Parteien Wer unterschreibt? Boss www. provendis. info Clever -------------- Vorstandsvorsitzender Dr. Boss Big Pharma AG Institutsdirektor Prof. Clever Exzellenz Universität
Lizenzverträge - Parteien Was geschieht bei mehreren Eigentümern? A Lizenz Nutzung/Verkauf www. provendis. info B Lizenz Nutzung/Verkauf
Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Zuwendungsbestimmungen Drittmittelgeber Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen …. www. provendis. info
Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Inanspruchnahme aller Erfindungen Verwertung innerhalb NRWs Nachträglicher Abzug der Erlöse von der Fördersumme www. provendis. info
Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Zuwendungsbestimmungen Drittmittelgeber Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen …. www. provendis. info
Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Fördermittel-Bestimmung 5. Erlöse, Zinseinnahmen Werden im Zusammenhang mit der Kooperation… Erlöse/Zinseinnahmen erzielt, sind diese im vollen Umfang für die Kooperation zu verwenden… www. provendis. info
Lizenzverträge - Parteien Kann die Partei überhaupt lizenzieren? Zuwendungsbestimmungen Drittmittelgeber Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen …. www. provendis. info
Lizenzverträge - Vertragsgegenstand Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Geheimhaltung - Parteien - Gewährleistung/Haftung - Vertragsgegenstand - Laufzeit - Umfang der Lizenz - Kündigungsregelungen - Lizenzgebühren - Anzuwendendes Recht - Abrechnung/Kontrolle - Gerichtsstand - Unterlizenzberechtigung - Salvatorische Klausel - Aufrechterhaltung - etc. - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen www. provendis. info
Lizenzverträge - Vertragsgegenstand (Lizenzierbare) Gewerbliche Schutzrechte Außerdem lizenzierbar: Know-how www. provendis. info
Lizenzverträge – Umfang der Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Geheimhaltung - Parteien - Gewährleistung/Haftung - Vertragsgegenstand - Laufzeit - Umfang der Lizenz - Kündigungsregelungen - Lizenzgebühren - Anzuwendendes Recht - Abrechnung/Kontrolle - Gerichtsstand - Unterlizenzberechtigung - Salvatorische Klausel - Aufrechterhaltung - etc. - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen www. provendis. info
Lizenzverträge – Umfang der Lizenz (I) Einfache Lizenznehmer muss Erteilung weiterer Lizenzen akzeptieren Exklusive Lizenz Quasi wie Verkauf, eigenständige Klagebefugnis, Recht zur Unterlizenzvergabe Ausschließliche Lizenz Exklusive Lizenz + Eigenbenutzungsrecht www. provendis. info
Lizenzverträge – Umfang der Lizenz (II) Geographische Beschränkungen Beschränkung der Verwendung www. provendis. info
Lizenzverträge - Lizenzgebühren Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Geheimhaltung - Parteien - Gewährleistung/Haftung - Vertragsgegenstand - Laufzeit - Umfang der Lizenz - Kündigungsregelungen - Lizenzgebühren - Anzuwendendes Recht - Abrechnung/Kontrolle - Gerichtsstand - Unterlizenzberechtigung - Salvatorische Klausel - Aufrechterhaltung - etc. - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen www. provendis. info
Lizenzverträge - Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s www. provendis. info
Lizenzverträge - Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen z. B. abhängig von Patentierungsverfahren z. B. abhängig von Entwicklungsschritten/Markteinführung z. B. abhängig von Umsatzhöhen www. provendis. info
Lizenzverträge - Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen Umsatzlizenzen („royalties“) (konstant/gestaffelt…. , unterschiedlich für verschiedene Vertragsgegenstände, …. ) www. provendis. info
Lizenzverträge - Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen Umsatzlizenzen („royalties“) Mindestlizenzen Wichtiger Schutz! www. provendis. info
Lizenzverträge - Lizenzgebühren Typische Gebühren Upfront/Downpayment s Meilensteinzahlungen Umsatzlizenzen („royalties“) Mindestlizenzen Ggf. Optionsgebühren für weitere Vertragsgegenstände …. . www. provendis. info
Lizenzverträge - Unterlizenzen Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung www. provendis. info - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc.
Lizenzverträge - Unterlizenzen An wen? Wer entscheidet? Welche Bedingungen? Was bei Kündigung des Lizenzvertrages? www. provendis. info
Lizenzverträge - Aufrechterhaltung Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Geheimhaltung - Parteien - Gewährleistung/Haftung - Vertragsgegenstand - Laufzeit - Umfang der Lizenz - Kündigungsregelungen - Lizenzgebühren - Anzuwendendes Recht - Abrechnung/Kontrolle - Gerichtsstand - Unterlizenzberechtigung - Salvatorische Klausel - Aufrechterhaltung - etc. - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen www. provendis. info
Lizenzverträge - Verteidigung Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Geheimhaltung - Parteien - Gewährleistung/Haftung - Vertragsgegenstand - Laufzeit - Umfang der Lizenz - Kündigungsregelungen - Lizenzgebühren - Anzuwendendes Recht - Abrechnung/Kontrolle - Gerichtsstand - Unterlizenzberechtigung - Salvatorische Klausel - Aufrechterhaltung - etc. - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen www. provendis. info
Lizenzverträge – Altrechte/zukünftige Rechte Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Geheimhaltung - Parteien - Gewährleistung/Haftung - Vertragsgegenstand - Laufzeit - Umfang der Lizenz - Kündigungsregelungen - Lizenzgebühren - Anzuwendendes Recht - Abrechnung/Kontrolle - Gerichtsstand - Unterlizenzberechtigung - Salvatorische Klausel - Aufrechterhaltung - etc. - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung www. provendis. info
Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Geheimhaltung - Parteien - Gewährleistung/Haftung - Vertragsgegenstand - Laufzeit - Umfang der Lizenz - Kündigungsregelungen - Lizenzgebühren - Anzuwendendes Recht - Abrechnung/Kontrolle - Gerichtsstand - Unterlizenzberechtigung - Salvatorische Klausel - Aufrechterhaltung - etc. - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen www. provendis. info
Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen Beratung/Sonstige Leistungen Steuerrecht beachten! Lizenzvergabe ist „Vermögensverwaltung“ -> steuerfrei Beratung/Herstellung -> „Betrieb gewerblicher Art“ -> steuerpflichtig www. provendis. info
Lizenzverträge – Gewährleistung/Haftung Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Geheimhaltung - Parteien - Gewährleistung/Haftung - Vertragsgegenstand - Laufzeit - Umfang der Lizenz - Kündigungsregelungen - Lizenzgebühren - Anzuwendendes Recht - Abrechnung/Kontrolle - Gerichtsstand - Unterlizenzberechtigung - Salvatorische Klausel - Aufrechterhaltung - etc. - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen www. provendis. info
Lizenzverträge – Laufzeit/Kündigung Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Parteien - Vertragsgegenstand - Umfang der Lizenz - Lizenzgebühren - Abrechnung/Kontrolle - Unterlizenzberechtigung - Aufrechterhaltung - Verteidigung - Altrechte - Beratung www. provendis. info - Geheimhaltung - Gewährleistung/Haftung - Laufzeit - Kündigungsregelungen - Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand - Salvatorische Klausel - etc.
Lizenzverträge – Anzuwendendes Recht/Gerichtsstand Lizenzverträge – übliche Bestandteile - Präambel - Geheimhaltung - Parteien - Gewährleistung/Haftung - Vertragsgegenstand - Laufzeit - Umfang der Lizenz - Kündigungsregelungen - Lizenzgebühren - Anzuwendendes Recht - Abrechnung/Kontrolle - Gerichtsstand - Unterlizenzberechtigung - Salvatorische Klausel - Aufrechterhaltung - etc. - Verteidigung - Altrechte/zukünftige Rechte - Beratung/Sonst. Leistungen www. provendis. info
Kaufvertrag Alternative: Kaufvertrag Verkauf des Rechts -> Käufer wird Rechtseigentümer (Anmelder/Inhaber) Auch möglich: Übertragung von Teilen -> Käufer wird Mitanmelder/Mitinhaber Aufpassen: Verschiedene Rechte der Miteigentümer in verschiedenen Ländern www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ Der EU-Beihilferahmen für F+E+I Grundlage: Art. 107 AEU Rahmen für Kooperation mit staatlich geförderten Forschungseinrichtungen, ohne dass Wettbewerbsverfälschung durch mittelbare Beihilfen entsteht www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ Der EU-Beihilferahmen für F+E+I 3. 2. 1 – Forschen im Auftrag von Unternehmen Wann liegt Auftragsforschung vor? Forschungseinrichtung erhält „angemessenes Entgelt“ Auftraggeber legt Konditionen fest (i. d. R. ) erhält Auftraggeber Rechte (i. d. R. ) trägt Auftraggeber Risiko des Scheiterns Wann ist Auftragsforschung EU-konform? Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: Durchführung zum „Marktpreis“ Durchführung zu Preis, „der sowohl sämtliche Kosten als auch eine angemessene Gewinnspanne enthält“ (sofern kein Marktpreis vorhanden) www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ Der EU-Beihilferahmen für F+E+I 3. 2. 2 – Forschen in Zusammenarbeit Wann liegt Zusammenarbeit vor? Mindestens zwei Partner wirken an Konzeption mit Partner tragen zur Durchführung bei Partner teilen Risiko und Ergebnisse www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ Der EU-Beihilferahmen für F+E+I 3. 2. 2 – Forschen in Zusammenarbeit Wann ist Forschungskooperation EU-konform? Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: Beteiligte Unternehmen tragen sämtliche Kosten des Vorhabens Ergebnisse ohne IP können publiziert werden An Forschungseinrichtung generiertes IP gehört ihr Forschungseinrichtungen erhalten von den beteiligten Unternehmen für das IP aus dem Projekt, welches auf Unternehmen übertragen wird, ein „marktübliches Entgelt“ (abzüglich finanzielle Beiträge der Unternehmen zum Projekt) www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ Die Bestimmung des Wertes Vollkosten Marktpreis www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten Projektkosten Angemessene Gewinnspanne Gemeinkosten (“Overhead”) Direkte Personalkosten Direkte sonstige Kosten www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ Die Bestimmung des Wertes Vollkosten Marktpreis www. provendis. info
Die Bestimmung des Wertes Methoden zur Bestimmung des Wertes Kosten-orientiert Markt-orientiert Entwicklungskosten Reproduktionskosten Ersetzungskosten Benchmarking Vergleichsgüter Auktion Umsätze “pi x Daumen” www. provendis. info Cash flow orientiert 25% rule Discounted Cash Flow (DCF) Net Present Value (NPV) Risk adjusted net present value Decision Tree Real options pricing
Die Bestimmung des Wertes Typische Lizenzsätze Autozubehör Therapeutika Chem. Spezialitäten Landmaschinen Maschinenbauersatzteile Polymere Massenprodukte Mess- und Regelgeräte Stahllegierungen www. provendis. info 1, 2 - 2, 5 % 5 - 10 % 2 - 4 % 2 - 6 % 1 - 5 % 0, 2 - 0, 4 % 2 - 7, 5 % 1, 5 - 4 % Les Nouvelles, 2002
Die Bestimmung des Wertes Die 25%-Regel ¼ Erfinder ¼ R&D ¼ Produktion ¼ Marketing …des Ertrags (Verkaufserlös minus Herstellung) www. provendis. info
Die Bestimmung des Wertes Net Present Value (NPV) Cash Flow Statement & NPV YEAR MILLION EURO LAUNCH 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 - 2 - 3 4 5 - 3 6 45 7 8 9 10 11 12 13 14 105 160 195 220 230 245 250 TOTAL 1. 693 12% (203) SALES US Discounts US 2008 - - (0) (5) (13) (19) (23) SALES EU - - 1 20 40 70 100 115 120 125 130 135 (26) (28) (29) (30) 856 TOTAL NET SALES - - 4 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2. 346 COGS 8% - - (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204) Royalty 15% - - (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352) - - 3 45 101 161 207 236 246 257 264 271 1. 790 Contribution I GM #DIV/0! 76% 76% 76% MARKETING & SALES - - (50) (100) (75) (50) (30) (730) R&D (40) (2) (1) - - - (123) AMORTIZATION - - (2) (2) (2) (20) PAYM not to be CAPITALIZED (50) - - - - (50) (90) (40) (52) (100) (57) (1) 84 130 184 194 205 212 239 36 16 21 40 23 0 (34) (52) (73) (96) (347) (54) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520 PAYM to be CAPITALIZED - - (20) - - - (20) NET PROFIT (54) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520 11% - - (0) (7) (9) (7) (4) - - (54) (24) (31) (79) OTHER PAYMENTS PRE TAX PROFIT TAXES 40% NET PROFIT CHANGE IN WORKING CAPITAL AMORTIZATION ANNUAL CASH FLOW CUMULATIVE CASH FLOW ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW CUMULATIVE NPV www. provendis. info 2 2 (39) 2 (7) 2 43 2 73 (78) (82) (2) 2 (85) (2) 2 (1) 2 2 2 108 117 123 128 144 (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) 83 206 334 478 (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) 20 31 42 41 39 37 38 (49) (69) (87) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) 27 65 (157) (1) 10% (108) 867 20 478 65
Die Bestimmung des Wertes Net Present Value (NPV) Cash Flow Statement & NPV YEAR MILLION EURO LAUNCH 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 - 2 - 3 4 5 - 3 6 45 7 8 9 10 11 12 13 14 105 160 195 220 230 245 250 TOTAL 1. 693 12% (203) SALES US Discounts US 2008 - - (0) (5) (13) (19) (23) SALES EU - - 1 20 40 70 100 115 120 125 130 135 (26) (28) (29) (30) 856 TOTAL NET SALES - - 4 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2. 346 COGS 8% - - (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204) Royalty 15% - - (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352) - - 3 45 101 161 207 236 246 257 264 271 1. 790 Contribution I GM #DIV/0! 76% 76% 76% MARKETING & SALES - - (50) (100) (75) (50) (30) (730) R&D (40) (2) (1) - - - (123) AMORTIZATION - - (2) (2) (2) (20) PAYM not to be CAPITALIZED (50) - - - - (50) (90) (40) (52) (100) (57) (1) 84 130 184 194 205 212 239 36 16 21 40 23 0 (34) (52) (73) (96) (347) (54) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520 PAYM to be CAPITALIZED - - (20) - - - (20) NET PROFIT (54) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520 11% - - (0) (7) (9) (7) (4) - - (54) (24) (31) (79) OTHER PAYMENTS PRE TAX PROFIT TAXES 40% NET PROFIT CHANGE IN WORKING CAPITAL AMORTIZATION ANNUAL CASH FLOW CUMULATIVE CASH FLOW ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW CUMULATIVE NPV www. provendis. info 2 2 (39) 2 (7) 2 43 2 73 (78) (82) (2) 2 (85) (2) 2 (1) 2 2 2 108 117 123 128 144 (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) 83 206 334 478 (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) 20 31 42 41 39 37 38 (49) (69) (87) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) 27 65 (157) (1) 10% (108) 867 20 478 65
Die Bestimmung des Wertes Net Present Value (NPV) Cash Flow Statement & NPV YEAR MILLION EURO LAUNCH 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 - 2 - 3 4 5 - 3 6 45 7 8 9 10 11 12 13 14 105 160 195 220 230 245 250 TOTAL 1. 693 12% (203) SALES US Discounts US 2008 - - (0) (5) (13) (19) (23) SALES EU - - 1 20 40 70 100 115 120 125 130 135 (26) (28) (29) (30) 856 TOTAL NET SALES - - 4 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2. 346 COGS 8% - - (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204) Royalty 15% - - (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352) - - 3 45 101 161 207 236 246 257 264 271 1. 790 Contribution I GM #DIV/0! 76% 76% 76% MARKETING & SALES - - (50) (100) (75) (50) (30) (730) R&D (40) (2) (1) - - - (123) AMORTIZATION - - (2) (2) (2) (20) PAYM not to be CAPITALIZED (50) - - - - (50) (90) (40) (52) (100) (57) (1) 84 130 184 194 205 212 239 36 16 21 40 23 0 (34) (52) (73) (96) (347) (54) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520 PAYM to be CAPITALIZED - - (20) - - - (20) NET PROFIT (54) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520 11% - - (0) (7) (9) (7) (4) - - (54) (24) (31) (79) OTHER PAYMENTS PRE TAX PROFIT TAXES 40% NET PROFIT CHANGE IN WORKING CAPITAL AMORTIZATION ANNUAL CASH FLOW CUMULATIVE CASH FLOW ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW CUMULATIVE NPV www. provendis. info 2 2 (39) 2 (7) 2 43 2 73 (78) (82) (2) 2 (85) (2) 2 (1) 2 2 2 108 117 123 128 144 (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) 83 206 334 478 (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) 20 31 42 41 39 37 38 (49) (69) (87) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) 27 65 (157) (1) 10% (108) 867 20 478 65
Der EU-“Beihilferahmen“ Beihilferahmen – Die Fußnote 29 www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ Mögliche Konsequenzen aus der Fußnote 29 Ausschreibung (aber oft schwierig möglich) Dokumentation der Wertermittlung/der Verhandlungsschritte Öffnungsklauseln in Vertrag www. provendis. info
Der EU-“Beihilferahmen“ http: //ec. europa. eu/competition/consultations/2012_stateaid_rdi/ www. provendis. info
Verträge im Technologietransfer – und gelebte Praxis Erfindungsmeldung 0001 „Magensonde“ 21. 03. 2002 EM 21. 11. 2002 DE 16. 02. 2004 & 08. 02. 2006 Exkl. Lizenz www. provendis. info Vertrieb über Nutricia Gmb. H
Vielen Dank! Dr. Jürgen Walkenhorst PROvendis Gmb. H Eppinghofer Straße 50 45468 Mülheim an der Ruhr Tel. 0208 / 94 105 – 25 jw@provendis. info www. provendis. info
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