Patentrecht INGRES Mitgliederversammlung 2014 Praxis des Immaterialgterrechts in

Patentrecht INGRES Mitgliederversammlung 2014 Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz 25. Juni 2014 © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG

Drospirenon S 2013_001: Entscheid des BPat. G im Massnahmeverfahren vom 21. März 2013 © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG

Drospirenon ? (6 R, 7 R, 8 R, 9 S, 10 R, 13 S, 14 S, 15 S, 16 S, 17 S)-1, 3', 4', 6, 6 a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a, 16 -hexadecahydro-10, 13 dimethylspiro-[17 H-dicyclopropa 6, 7: 15, 16]cyclopenta[ ]phenanthrene 17, 2'(5 H)-furan]-3, 5'(2 H)-dione) © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 3

6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-3 -oxo-17α-pregn-4 -ene-21, 17 carbolactone © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 4

Die letzten Syntheseschritte … © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 5

Die letzten Syntheseschritte … © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 6

Die letzten Syntheseschritte © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 7

Drospirenon ! © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 8

Stand der Technik: Eintopfreaktion © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 9

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Streitpatent 1: EP 0 918 791 B 3 Schritt A: «katalytische Hydrierung» Schritt B: «Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes» Schritt C: «Wasserabspaltung» © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 11

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Aufgabe gemäss EP’ 791 «[…]ist die Bereitstellung eines neuen Herstellungsverfahrens […], welches selektiver und einfacher in der Durchführung […] und ausserdem ökologischer ist; (Einsparung einer Chromtrioxid-Oxidation). » © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 13

statt Rutheniumsalz angegriffene Ausführungsform © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 14

Verletzungsanalyse: Nachmachung? Nachahmung? A B Erteilte Merkmalskombination: ABC Angegriffene Ausführungsform: ABC‘ Nachmachung? (Wortsinngemässe Verwirklichung) C‘ C C‘ © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG Falls nein: evtl. Nachahmung / Äquivalenz? 15

Rechtsgrundlagen Art. 51 Pat. G: Art. 69 EPÜ: (2) Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patentes. (1) Der Schutzbereich […] wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. (3) Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Art. 66 lit. a Pat. G: […]; als Benützung gilt auch die Nachahmung. © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ: Bei der Bestimmung des Schutzbereichs […] ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind. 16

Leitsatz S 2013_001: Beurteilung der Äquivalenz [Um Äquivalenz zu bejahen], müssen folgende drei Fragen kumulativ bejaht werden: 1. Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion? (Gleichwirkung) 2. Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patentes nahe gelegt? (Auffindbarkeit) 3. Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit) (Schneidmesser I und II, BGH (DE), GRUR 2002, 515, 519; ähnlich auch in UK: Improver. /. Remington, GRUR Int. 1993, 245) © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 17

Die „vierte Frage“ (Formstein-Einwand) A B C‘ Naheliegend aufgrund des Sd. T („Formstein-Einwand“) Stand der Technik CH: BGE 115 II 489 E. 2 b – Hartschaumplatten DE: BGHZ 98, 12, 18 f. – Formstein © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 18

1. Gleichwirkung EP‘ 791 angegriffene Ausführungsform Rutheniumsalze als Katalysator; bspw. : Ru. Cl 3, Ru. O 2, KRu. O 4, K 2 Ru. O 4 TEMPO Oxidationsmittel: «herkömmliches, einfaches Oxidationsmittel» , bspw: Na. Br. O 3 Oxidationsmittel: Ca(OCl)2 TEMPO übernimmt die gleiche (katalytische) Funktion wie Rutheniumsalz in EP’ 791: Gleichwirkung bejaht. © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 19

2. Auffindbarkeit „[…] mangelnde erfinderische Tätigkeit von TEMPO im Lichte des bekannten Rutheniumsalzes vom Amt geltend gemacht […]. “ Die Klägerin selbst stellt Eignung von TEMPO in späterer Anmeldung EP 1 746 101 als überraschend dar. Oxidation von Diolen zu Lactonen mit TEMPO nur in einfachen Molekülen dokumentiert. Auffindbarkeit kann offen bleiben, denn … © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 20

3. Gleichwertigkeit Zitate aus EP’ 791: «[…] eine Schlüsselreaktion die von Ruthenium katalysierte Oxidation […]. » «[…] gelungen, PDC-Salze […] durch katalytische Mengen eines Metalls zu ersetzen. » TEMPO hat keine für den Fachmann erkennbare Gleichwertigkeit zu Rutheniumsalz in EP’ 791: Gleichwertigkeit verneint. © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 21

Streitpatent 2: EP 1 149 840 B 2 Schritt A: . /. Schritt B: . /. Schritt C: «Wasserabspaltung durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure» © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 22

angegriffene Ausführungsform statt p-Toluolsulfonsäure © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 23

Zitat aus EP’ 791: «Die 5 -β-OH-Funktion im Oxidationsprodukt ist labil gegenüber Säuren, Lewissäuren und basischen Bedingungen bei erhöhten Temperaturen, da in allen Fällen mit der Ausbildung des Δ-4, 5 -ungesättigten Ketons im Drospirenon ein thermodynamisch stabileres Produkt erhalten wird. » © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 24

1. Gleichwirkung Anderer Reaktionsmechanismus: – Säurekatalyse durch p-Toluolsulfonsäure – Basenkatalyse durch Pyridin/Wasser Aber: Beide Reagenzien übernehmen gleiche Funktion (Katalyse der Wasserabspaltung). Gleichwirkung bejaht. © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 25

2. Auffindbarkeit Mechanismen der Eliminierung von Wasser aus Enol sind Grundwissen des Chemikers. Verwendung von Base anstelle einer Säure ist daher naheliegend. Gilt das auch für den Ersatz der spezifischen p-Toluolsulfonsäure durch Pyridin/Wasser? Fachmann würde Ersatz der p-Toluolsulfonsäure durch Pyridin/Wasser „als aussichtsreiche Möglichkeit erwägen“, weil – es „eine übliche und häufig verwendete schwache Base ist“; – sie „bei der einstufigen Durchführung des Verfahrens nach dem Stand der Technik […] eingesetzt wird“. Auffindbarkeit bejaht. © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 26

3. Gleichwertigkeit Zitat aus Ziff. 18. 3 des Entscheids: «Der Fachmann kann also davon ausgehen, dass das Pyridin/Wasser die Wasserelimination bewirkt, ohne zu Umlagerungen oder anderen unerwünschten Nebenreaktionen am Molekül zu führen. Somit würde er die Gleichwertigkeit erkennen. » Gleichwertigkeit bejaht. © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 27

Ablehnung des Vorsitzenden der GBK wegen Besorgnis der Befangenheit R 19/12: Zwischenentscheidung der GBK des EPA vom 25. April 2014 © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG

Die Organisation Europäische Patentorganisation (Art. 4(1) EPÜ) Organe (Art. 4(2) EPÜ) Europäisches Patentamt © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG Verwaltungsrat 29

Wer macht was in der Organisation ? (Art. 4(3) EPÜ) Aufgabe „Erteilung europäischer Patente“ Durchführung Europäisches Patentamt (EPA) Überwachung Verwaltungsrat © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 30

Der Instanzenzug Prüfungsabteilungen Art. 97 EPÜ BKn Art. 111 EPÜ GBK Art. 112 a EPÜ Einspruchsabteilungen Art. 101 EPÜ © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 31

Was war geschehen? Mündliche Verhandlung im Einspruchsverfahren am 22. Juni 2010 © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 32

Verletzung des rechtlichen Gehörs? Die BK entscheidet: Nein „Die Kammer erkennt an, dass der Ablauf der mündlichen Verhandlung nicht als uneingeschränkt glücklich bezeichnet werden kann, jedoch nicht so, dass die Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler […] begangen hätte. “ Patentinhaberin stellt - Antrag auf Überprüfung durch die GBK (Art. 112 a EPÜ); und einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden der GBK (Art. 24(3) EPÜ) © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 33

Der Präsident des EPA Leitung des EPA, dem Verwaltungsrat verantwortlich (Art. 10(1) EPÜ) Präsident Weisungsrecht und Aufsichtsrecht über Personal (Art. 10(2) lit. f EPÜ) Wird von mehreren Vizepräsidenten unterstützt (Art. 10(3) EPÜ) © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 34

Verwaltungsmässige Gliederung des EPA: Generaldirektionen mit Vizepräsidenten GD 1 Operative Tätigkeit GD 2 Operative Unterstützung GD 3 Beschwerde GD 4 Verwaltung Präsident GD 5 Recht / Internationales © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG Vizepräsident (ehemals GD 5, jetzt GD 3) 35

Wie soll die Unabhängigkeit der BKn und der GBK gewährleistet werden? Disziplinargewalt gegenüber BKn und GBK nicht beim Präsidenten, sondern beim Verwaltungsrat. (Art. 10(2) lit. h; Art. 11(4) EPÜ) Mitglieder BKn und GBK sind „bei ihren Entscheidungen“ an Weisungen nicht gebunden und nur dem EPÜ unterworfen. (Art. 23(3) EPÜ) © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 36

Bedenken sind nicht neu … „Das ist nicht geschehen. “ R 19/12, Rz. 20 „Sedemund-Treiber Bericht“ aus Dezember 1997: „[…] sollte der VP der GD 3 möglichst von allgemeinen Verwaltungsaufgaben, die nicht die Generaldirektion 3 betreffen, freigestellt werden. “ „Der VP 3 sollte […] nicht verpflichtet sein, an Managementsitzungen des Amts teilzunehmen, soweit nicht spezifische Angelegenheiten der GD 3 erörtert werden. “ „[…] wünschenswert […], dass der Präsident […] schrittweise seine Organisations- und Leitungsbefugnisse gegenüber der GD 3 an den VP der GD 3 delegiert. “ (CA/84/97, Rz. 55 -56) © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 37

… überhaupt nicht neu … „Auch dazu ist es bis heute nicht gekommen. “ R 19/12, Rz. 21 „Basisvorschlag für eine Revision des EPÜ zur Umsetzung der organisatorischen Verselbständigung der Beschwerdekammern des EPA im Rahmen der EPO“ aus 2004: - Beschwerdekammern drittes Organ der EPO. - Leitung durch Gerichtspräsident. - Gerichtspräsident auch Vorsitzender GBK. VR im Juni 2004: Projekt reif für eine Diplomatische Konferenz. (CA/46/04; CA/85/04) © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 38

… aber besonders aktuell R 12/09 (Erw. 4): «Ist die Tatsache der Mitgliedschaft in einer Technischen oder Juristischen Kammer für sich allein Grund […] für die Ausschliessung oder die Ablehnung eines Mitglieds der Grossen Beschwerdekammer in den Verfahren nach Artikel 112 a EPÜ […]? » «Die Kammer müsste diese Frage im Sinne der Antragstellerin beantworten, sollte sie nicht zu dem Schluss kommen, dass es der Absicht des Gesetzgebers widersprach, diese Situation unter Artikel 24 EPÜ fallen zu lassen. » Aber: Gesetzgeber hat das bewusst so vorgesehen. © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 39

Der Vizepräsident GD 3 im Direktorium (MAC) des EPA „Grad der Selbstständigkeit der VPen ergibt sich aus der Intensität, mit der Präsident […] sie sonst zu Unterstützung bei der Führung des Amts heranzieht. “ Institutionalisiert im Direktorium, dem alle VPen angehören: „Hilfsorgan des Präsidenten“ u. a. mit den folgenden Aufgaben: „Unterstützung des Präsidenten bei der Festlegung von strategischen, politischen und praktischen Massnahmen, die Tätigkeit, die Leistung oder den Ruf des EPA massgeblich beeinflussen könnten. “ („Führungsstrukturen des EPA – Mandat des Direktoriums des EPA (MAC)“ im Anhang zum Communiqué 14 des Präsidenten vom 4. 8. 2006) © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 40

Der Vizepräsident GD 3 im Allgemeinen Beratenden Ausschuss (ABA) Mittlerweile: „Allgemeiner Konsultativer Ausschuss“ „Aufgabe, dem Präsidenten begründete Stellungnahmen zu […] allgemeinen, vom Präsidenten vorgelegten Fragen abzugeben. “ (Art. 38(23) Statut der Beamten des EPA) Seit 2013 nehmen die VPen als Vertreter der Amtsleitung, also des Präsidenten, teil. (CA/4/14 vom 10. März 2014) VPen unterliegen den Weisungen des Präsidenten zu ihrem Meinungs- und Abstimmungsverhalten. © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 41

Potentielle Konfliktsituationen Effizienzziele des EPA Effektiver Rechtsschutz für Parteien Je restriktiver die GBK Kriterien bspw. für die Anforderungen an die Wahrung des rechtlichen Gehörs definiert, umso straffer können BKn ihre Verfahren gestalten, was dann auch den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen einen breiteren Spielraum gibt. © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 42

Es fehlt: Wim van der Eijk (VP GD 3) (abgerufen am 01. Juni 2014) © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 43

Sonstiges / Weitergehende Implikationen Verfassungsbeschwerden in Deutschland: AR 2435/13; 2 Bv. R 421/13; 2 Bv. R 2480/10 (Quelle: JUVE, 25. Juli 2013) Klagegründe und wesentliche Argumente der Klage Spaniens beim Eu. GH (C-146/13): „ 1. Verstoss gegen die Werte der Rechtsstaatlichkeit durch Erlass einer Regelung, die auf einen für das Europäische Patentamt, dessen Rechtsakte keiner gerichtlichen Kontrolle unterlägen, erlassenen Titel gestützt sei“ © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG 44

Vielen Dank. © 2014 Dr. Martin Wilming ¦ Hepp Wenger Ryffel AG