Patente no Brasil O que fazer Por que

Patente no Brasil O que fazer? Por que fazer? Como fazer? Gert Egon Dannemann Ivan Bacellar Ahlert Eduardo da Gama Camara Júnior 2005 dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos Todos reservados. os 1

Autores § Gert Egon Dannemann | Ivan Bacellar Ahlert | Eduardo da Gama Camara Júnior Apresentação O presente guia foi preparado com o intuito de oferecer uma visão geral sobre o sistema de patente e sobre os direitos e as obrigações que emanam de uma patente concedida. O assunto é bastante complexo e não temos por objetivo esgotá-lo neste guia. Existem diversas situações, conforme a experiência nos tem mostrado, em que não se pode afirmar que há uma única forma correta de se tratar o assunto, uma vez que as variáveis são muitas e existem alguns aspectos envolvidos de caráter bastante subjetivo. Perguntas do tipo "a minha invenção é patenteável? " ou "qual é a exata abrangência dos direitos gerados por uma patente? " podem admitir respostas exatas em alguns casos, mas não raro pode ocorrer que não seja possível ao profissional dar uma resposta precisa e definitiva. Apesar de a invenção em si geralmente relacionar-se a uma atividade de caráter técnico, a sua proteção sob a forma de patente envolve questões de caráter jurídico, em que não é possível traçar linhas definidas quanto àquilo que representa algo passível de patenteamento ou não. Em outras palavras, existe uma faixa de indefinição entre aquilo que certamente é patenteável e aquilo que certamente não o é. Não podemos deixar de frisar que alguns dos comentários se aplicam à absoluta maioria dos casos práticos, havendo, contudo, situações extraordinárias que podem constituir exceções às quais não se aplicam os comentários gerais. Com a disponibilização pública deste guia, esperamos prestar uma colaboração importante àqueles que, com seu esforço e trabalho, contribuem para o enriquecimento do Brasil. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 2

Sumário Capítulo I - A Propriedade Intelectual - Os diferentes tipos de proteção Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Capítulo III - Recomendações importantes dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 3

Aviso importante § Este guia constitui uma obra autoral de titularidade do Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. A reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo desta obra é expressamente proibida e constitui crime de violação de Direito Autoral, salvo se previamente autorizada pelo titular do direito. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 4

Capítulo I - A Propriedade Intelectual - Os diferentes tipos de proteção Patentes § Visam à proteção das criações de caráter técnico que preencham os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Entre outros, podem ser protegidos dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos, ferramentas, máquinas, produtos químicos, farmacêuticos, aliment ícios e os processos industriais. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 5

Capítulo I - A Propriedade Intelectual - Os diferentes tipos de proteção Registros de desenho industrial § Destinam-se a proteger um objeto com novo aspecto estético/ornamental, ou seja, sua forma plástica tri ou bidimensional, independentemente de sua aplicação ou funcionamento. Por exemplo, pode se proteger o "design" de um novo frasco de perfume ou de um aparelho telefônico, a carroceria de automóvel, um padrão ornamental aplicado a tecidos etc. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 6

Capítulo I - A Propriedade Intelectual - Os diferentes tipos de proteção Marcas § Visam à proteção de sinais distintivos (palavras, imagens ou uma combinação) que servem para identificar um produto ou serviço. A legislação vigente prevê a proteção às marcas tridimensionais, de tal modo que a forma física do produto, por exemplo o formato de uma garrafa ou embalagem, pode ser protegida nessa modalidade, desde que se preste a identificar um produto ou serviço. A proteção às marcas é comentada no guia Marcas no Brasil. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 7

Capítulo I - A Propriedade Intelectual - Os diferentes tipos de proteção Direito autoral § Visa à proteção de uma criação intelectual, como músicas, textos, esculturas, obras teatrais e projetos de arquitetura e engenharia. De uma forma geral, o direito autoral não protege a idéia subjacente à criação, mas apenas sua forma de expressão. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 8

Capítulo I - A Propriedade Intelectual - Os diferentes tipos de proteção Segredo de fábrica § É toda e qualquer informação relativa à fabricação que é mantida em sigilo, por exemplo, parâmetros de processos industriais. Um segredo de fábrica pode se relacionar com algo passível de patenteamento ou não. O segredo deixa de existir uma vez divulgado, quer voluntariamente, quer por intermédio de terceiros não autorizados para tanto. Entretanto, é considerada como crime de concorrência desleal a divulgação ou exploração não autorizada de um segredo de fábrica por parte de alguém a quem ele tenha sido confiado ou que tenha tido conhecimento em razão do serviço. É possível usar o segredo de fábrica como recurso para manter a exclusividade sobre determinada criação ou descoberta que traga alguma vantagem na fabricação porém não seja patenteável. O segredo de fábrica pode ser considerado como um bem imaterial e como tal pode ser objeto de cessão, venda ou de licença. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 9

Capítulo I - A Propriedade Intelectual - Os diferentes tipos de proteção Segredo de negócio § Sob essa denominação podem ser abrigadas as mais variadas informações relativas ao negócio, e que, via de regra, propiciam a seu detentor algum tipo de vantagem frente a seus concorrentes. Por exemplo, uma lista de fornecedores ou de clientes ou planos de comercialização podem constituir segredos de negócio. O segredo de negócio assemelha-se bastante ao segredo de fábrica em sua natureza de propriedade imaterial e, similarmente, a sua divulgação ou exploração não autorizada é assimilada à condição de crime de concorr ência desleal. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 10

Capítulo I - A Propriedade Intelectual - Os diferentes tipos de proteção Concorrência desleal § A lei da propriedade industrial contempla diversas situações que configuram atos de concorrência desleal, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e servi ços postos no comércio. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 11

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Para que serve uma patente? § A patente tem por objetivo assegurar a seu titular a exclusividade sobre o invento protegido. A lei assegura ao titular o direito de impe dir que terceiros pratiquem diversos atos com a invenção patenteada, tais como produzir, usar ou vender. Note que o titular pode não ser o inventor. Ele pode ser, por exemplo, uma empresa a quem pertençam os direitos sobre a invenção. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 12

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes O que pode ser patenteado? § A patente visa a proteger inovações que, via de regra, proporcionam um melhoramento funcional de um produto ou processo ou tragam uma melhoria em sua utilidade prática. Isso abrange máquinas, produtos químicos, ferramentas, componentes e peças de máquinas e produtos em geral, dispositivos de todo tipo. Abrange também, processos industriais, métodos de obtenção de plantas e animais. O campo das invenções patenteáveis varia desde botões para roupas até complexas instalações industriais. A invenção pode estar na combinação de elementos que, em si, já são conhecidos ou no elemento individual. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 13

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes O que pode ser patenteado? Os 3 requisitos básicos que devem ser preenchidos para que um invento seja patenteado são: § a) novidade absoluta: o invento não pode ter sido tornado disponível ao público em lugar algum do mundo, exceto em caso de divulgação feita pelo próprio inventor nos casos previstos em lei (veja próximo tópico); § b) atividade inventiva: além de ser diferente, preenchendo o requisito de novidade, o invento não pode ser considerado como uma decorrência óbvia daquilo que já se conhece; § c) aplicação industrial: o invento deve se prestar para ser produzido ou utilizado em qualquer ramo da indústria, entendendo-se por "indústria" qualquer ramo produtivo, por exemplo a agricultura. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 14

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Se já revelei meu invento, ele não pode mais ser patenteado? Embora a regra geral determine que a invenção não deve ter sido tornada acessível ao público antes do depósito do respectivo pedido de patente, a lei brasileira (Lei nº 9. 279 de 1996 - Lei da Propriedade Industrial) admite a divulgação prévia nas seguintes situações, desde que o depósito do pedido de patente não ultrapasse um ano (período de graça) a partir da primeira divulgação: a) se a divulgação do invento foi feita pelo inventor ou por terceiros que tenham obtido dele informações sobre o invento; ou b) se a divulgação foi feita através da publicação de um pedido de patente pelo INPI que tenha sido depositado sem o consentimento do inventor, porém baseado em informações obtidas do inventor ou em decorrência de atos por ele realizados. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 15

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Se já revelei meu invento, ele não pode mais ser patenteado? Muito importante! Atualmente são poucos os países que dispõem de um período de graça como a lei brasileira, de tal modo que a divulgação feita antes do depósito pode prejudicar o requisito de novidade em outros países, impedindo a obtenção de patente nesses territórios. Além disso, para se valer do período de graça no caso de divulgação feita por outra pessoa, cabe ao inventor comprovar que foi ele que forneceu informações sobre a invenção a essa outra pessoa, o que pode ser difícil ou até impossível, dependendo das circunstâncias. A regra geral é que o depósito do pedido de patente deve preceder à divulgação sobre a invenção! dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 16

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Como descubro se o que eu criei pode ser patenteado? Por mais que o inventor conheça o mercado, a melhor maneira de determinar se uma invenção é nova e não óbvia em relação ao estado da técnica ainda é fazer uma busca em bancos de dados on-line e/ou no Banco de Patentes do INPI. Duas boas fontes de referência públicas para buscas de patentes são os websites www. uspto. gov e ep. espacenet. com. Há outros bancos privados, como o Dialog e o Delphion, que demandam uma inscrição e o pagamento de uma taxa de uso. A fim de obter uma pesquisa minuciosa sobre as técnicas já existentes e evitar o indeferimento da patente, recomenda-se a contratação de um profissional especializado (agente da propriedade industrial associado à ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial), quem poderá realizar buscas no INPI e em diversos outros bancos de dados, bem como opinar sobre a patenteabilidade do invento em função das informações disponíveis sobre o estado da técnica. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 17

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Qualquer matéria pode ser patenteada? Não. A lei prevê que não podem ser patenteados: a) Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos b) Concepções puramente abstratas c) Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização d) As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética e) Programas de computador em si f) Apresentação de informações g) Regras de jogo dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 18

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Qualquer matéria pode ser patenteada? Não. A lei prevê que não podem ser patenteados: h) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; i) i) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais; j) j) o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; k) k) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e l) l) o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 19

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Há apenas um tipo de patente? Não. Há duas categorias de patente: a patente de invenção (PI) e a patente de modelo de utilidade (MU). A patente PI se destina a proteger os inventos de todos os tipos, que tenham um grau de inventividade notável, ou seja, que apresentam um conceito técnico inovador. Por exemplo, máquinas, aparelhos, processos de fabricação, dentre outros. A patente MU se propõe a proteger os objetos de uso prático, como as ferramentas e utensílios em geral, que tragam um aperfeiçoamento na sua aplicação, mas que apresentem um menor grau de inventividade. Por exemplo, uma chave de fenda cujo cabo tivesse a sua forma modificada, proporcionando uma pegada mais eficiente e confortável para seu usuário. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 20

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Como se obtém uma patente? É necessário redigir um pedido de patente de acordo com as normas legais. O ideal é que a tarefa de preparação do pedido de patente seja confiada a um profissional que tenha experiência em patentes, porque o pedido não trata de uma mera descrição técnica do invento, mas também será sujeito a uma interpretação jurídica. Um profissional de patentes procurará redigir o pedido de modo a cobrir possíveis variações do invento que ainda estejam dentro do mesmo conceito. Uma vez preparado o pedido de patente, ele deve ser depositado no INPI e será sujeito ao trâmite determinado em lei. A patente apenas será concedida após realizado um exame substantivo por um técnico do INPI (examinador) que fará uma busca e verificará o preenchimento dos requisitos legais. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 21

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Como se obtém uma patente? É importante atentar para a Resolução nº 104/03, segundo a qual pessoas naturais, microempresas, instituições de ensino e pesquisa, sociedades ou associações com intuito não econômico e órgãos públicos terão taxas do INPI reduzidas em até 60% (vide anexo III). dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 22

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Que informações devem constar no meu pedido de patente? As informações técnicas necessárias são, basicamente: a) campo de aplicação da invenção; b) estado da técnica mais próximo que seja do conhecimento do inventor; c) os problemas ou as desvantagens do estado da técnica que a invenção se propõe a solucionar; d) descrição genérica da invenção, com destaque para as características em que ela se diferencia do estado da técnica e as vantagens que traz; e) descrição mais detalhada de uma forma de realizar praticamente a invenção, de preferência com auxílio de desenhos. As informações formais necessárias são: a) nome e qualificação do depositante (pessoa jurídica: endereço e CNPJ; pessoa física: endereço, nacionalidade, profissão e CPF); b) nome e qualificação do inventor (endereço, nacionalidade, profissão e CPF). dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 23

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes De que partes se compõe um pedido de patente? Relatório descritivo: serve para descrever o campo da invenção, o estado da técnica que é de conhecimento do inventor, a invenção em termos conceituais, com destaque para os aspectos em que ela inova em relação ao estado da técnica conhecido e ao menos um exemplo prático de como a invenção pode ser realizada, se possível com o suporte de um ou mais desenhos ilustrativos. Reivindicações: definem a invenção para a qual se requer a proteção. As reivindicações podem ser independentes, i. e. , quando são lidas sem a remissão a qualquer outra reivindicação, ou dependentes, i. e. , quando se reportam a outras reivindicações, geralmente com a indicação "de acordo com a reivindicação. . . ". As reivindicações independentes geralmente contêm a expressão "caracterizado por" que divide a reivindicação em um preâmbulo - no qual se define a parte da invenção que já é conhecida - e uma parte caracterizante - na qual se definem as características inovadoras do invento. Os direitos conferidos pela patente são determinados pelas reivindicações. Desenhos: ilustram uma ou mais formas de concretização preferidas da invenção. Resumo: descreve sinteticamente a invenção, especialmente para servir de auxílio nas buscas. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 24

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes O que acontece com meu pedido de patente depois de depositado? Logo após a etapa de exame formal, em que o INPI apenas verifica se o pedido de patente contém todos os elementos exigidos em lei para que receba uma data de depósito, o pedido ficará parado até sua publicação que deverá ocorrer após 18 meses a contar da data de depósito ou, se houver, da data de prioridade. Em caso de interesse, esse período de sigilo pode ser abreviado a requerimento do depositante. O exame substantivo do pedido, que é condição necessária para a concessão da patente, está condicionado à apresentação de um requerimento de exame no prazo de três anos do depósito. Requerido o exame, o examinador do INPI fará uma busca e poderá emitir uma ciência de parecer, uma exigência ou poderá deferir ou indeferir o pedido. O pedido poderá, ainda, ser indeferido ou arquivado se não forem atendidas as exigências formuladas. A partir do início do 3º ano do depósito, o pedido fica sujeito ao pagamento de anuidades, que serão devidas anualmente até a expiração da patente, se concedida. Deferido o pedido de patente, deverá ser paga a taxa final para que a Carta-Patente seja expedida. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 25

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Existe a possibilidade de terceiros interferirem no processo administrativo no INPI? Sim. Durante toda a fase de exame qualquer interessado pode apresentar subsídios ao exame, submetendo ao INPI comentários e documentos que julgue relevantes para o exame. Além disso, interessados podem também requerer a nulidade da patente dentro de 6 meses da notificação de sua concessão. Finalmente, a nulidade da patente pode ser argüida judicialmente a qualquer tempo de sua vigência ou mesmo após sua expiração como matéria de defesa em uma ação de infração. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 26

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Qual é o prazo de vigência da patente? Uma patente de invenção (PI) tem vigência de 20 anos e uma patente de modelo de utilidade (MU) 15 anos, sempre contados da data de depósito. Contudo, a lei dispõe, ainda, que às patentes será assegurado um prazo mínimo de vigência de 10 e 7 anos, respectivamente, após a sua concessão, como forma de compensar um exame excessivamente demorado. Importante! Embora ao final do prazo de vigência da patente seu objeto caia em domínio público, deve ser observado se persistem direitos de exclusividade sobre outros aspectos da invenção. Neste sentido, deve-se notar que determinados aperfeiçoamentos da invenção podem estar protegidos por outras patentes, como, por exemplo, um relógio de pulso cuja patente tenha expirado, mas sua bateria tenha sido posteriormente substituída por outra com uma maior durabilidade, a qual está protegida por uma outra patente ainda em vigor. Em uma outra possibilidade, uma determinada forma de apresentação da invenção pode estar protegida por um registro de desenho industrial, para o qual o prazo de validade pode chegar a 25 anos. Deste modo, a forma plástica do relógio acima poderia continuar protegida por um registro de desenho industrial, após a expiração de sua patente (a patente possui um prazo de validade de 20 anos). dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 27

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Como eu determino se terceiros estão infringindo minha patente ou se estou infringindo a patente de terceiros? Isso é feito comparando-se o produto do potencial infrator com a ou as reivindicações independentes da patente (vide tópico específico). A rigor, existirá infração literal quando todas as características definidas na reivindicação forem identificadas no produto do potencial infrator. Se não houver uma correspondência direta entre uma ou mais características da reivindicação e o produto sob análise, ainda assim poderá haver infração se o referido produto incorporar características que possam ser consideradas como equivalentes àquelas da reivindicação. Importante! Pode ocorrer infração de uma patente de terceiro mesmo se o infrator detém uma patente para seu produto. Isso porque a patente não assegura a seu titular o direito incondicional de fabricar ou vender a invenção, mas apenas o direito de impedir que terceiros pratiquem determinados atos com a invenção. Um exemplo hipotético simples ilustra essa situação: se o relógio fosse objeto de uma patente e Alberto Santos Dumont obtivesse uma patente para o relógio de pulso, (isso é, o relógio previamente patenteado, porém equipado com uma pulseira) ele não poderia produzir relógios de pulso sem autorização do titular da patente do relógio. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 28

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Quais são as sanções contra os infratores de patentes? A lei prevê sanções na esfera civil, que visam a estabelecer a obrigação de cessar a infração e a possível condenação ao pagamento de perdas e danos decorrentes da infração. Além disso, a lei prevê sanções na esfera criminal, objetivando a condenação do infrator a penas de detenção e multa. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 29

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Posso processar eventuais infratores antes da concessão de minha patente? Não. Apenas a patente concedida assegura a seu titular os direitos de exclusividade que poderão fundamentar uma ação judicial. Contudo, mesmo antes da concessão o depositante pode notificar extrajudicialmente o potencial infrator, instando-o a cessar a infração. Nos casos em que o infrator age de boa fé, a notificação pode ser suficiente para que ele cesse tal prática. De todo modo, uma vez concedida sua patente o titular pode reclamar perdas e danos retroativos à data de publicação do pedido de patente ou até a data em que o infrator tenha tomado conhecimento do conteúdo do pedido de patente, o que ocorrer primeiro. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 30

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes De que maneiras posso me aproveitar do sistema de patentes no meu cotidiano? O sistema de patentes deve ser considerado tanto por empresas que desenvolvem novos produtos ou processos industriais, como por aquelas que apenas se utilizam de tecnologia desenvolvida por terceiros. Para aqueles que desenvolvem tecnologia, a principal utilidade do sistema de patentes é proporcionar direitos de exclusividade sobre a tecnologia desenvolvida (vide tópico específico), evitando que seus concorrentes a copiem. O papel dos agentes da propriedade industrial filiados à ABAPI é orientar as empresas e os inventores quanto à possibilidade de patentear seus inventos. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 31

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes De que maneiras posso me aproveitar do sistema de patentes no meu cotidiano? Para qualquer empresa, contudo, o sistema de patentes oferece uma fonte riquíssima de informações tecnológicas, que podem ser objeto de buscas. No Banco de Patentes do INPI, os pedidos de patente brasileiros e de diversos países são arquivados de acordo com a Classificação Internacional de Patentes, permitindo uma pesquisa organizada por assunto. Em bancos de dados on-line, é possível realizar pesquisas utilizando palavras chaves (vide tópico específico). Uma busca de patentes pode ser realizada tanto para se determinar qual é a tecnologia existente para servir de patamar para novas pesquisas, como pode servir para levantar as tecnologias disponíveis para uso gratuito (no caso de não haver patente no Brasil) ou para a possível obtenção de uma licença de uso do respectivo titular. A realização de uma busca de patentes antes de iniciar a fabricação e venda de um novo produto ou o uso de um novo processo pode também servir para determinar se terceiros detêm patente para esse produto ou processo, evitando a possível infração involuntária de direitos de terceiros. Vale lembrar, mais uma vez, que os agentes da propriedade industrial filiados à ABAPI estão preparados para opinar sobre eventuais infrações de patentes. Finalmente, é possível se manter permanentemente atualizado sobre o que a concorrência está tentando patentear, através da fiscalização de pedidos de patentes de terceiros. A fiscalização pode ser por assunto, pelo nome do depositante ou pode visar ao acompanhamento da tramitação de um pedido de patente específico. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 32

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes Minha patente brasileira é válida em outros países? Existe uma patente internacional? Não. A patente tem efeitos territoriais, isso é, ela tem validade apenas no território em que concedida. Também não existe, no momento, uma patente que proteja as invenções no mundo inteiro. Algumas poucas regiões oferecem uma patente regional, como a patente européia e a patente concedida pela Organização Africana de Propriedade Intelectual (OAPI). dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 33

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes É possível se obter proteção para minha invenção no exterior? Sim, através do depósito de pedidos de patente correspondentes nos países onde se pretende obter a proteção. A Convenção de Paris, que em 2002 congregava 164 países, garante o direito de prioridade para os depositantes de pedidos de patente nos países signatários. Isto significa que pedidos correspondentes poderão ser depositados no exterior dentro do prazo de até 12 meses contados do depósito do primeiro pedido de patente no Brasil. Desse modo, a invenção poderá ser divulgada e/ou explorada neste ínterim, sem que se invalidem os pedidos de patentes que eventualmente venham a ser depositados em outros países membros da convenção. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, PCT, proporciona, através do depósito de um único pedido de patente (pedido internacional), o efeito de depósito de pedidos em vários países simultaneamente, mediante a designação dos países de interesse. A entrada nas fases nacionais nos países designados poderá ser feita dentro de um prazo de até 30 meses - ou até mais em alguns países - a partir da data do depósito do pedido inicial (data de prioridade). dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 34

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes É possível se obter proteção para minha invenção no exterior? Uma vez depositado um pedido PCT (fase internacional), a repartição encarregada realiza uma busca internacional, emitindo o Relatório de Busca Internacional, cujo resultado auxilia o depositante a decidir-se pelo efetivo depósito dos pedidos nos países designados (fases nacionais). Até o 19° mês contados da data de prioridade, o depositante pode também requerer que a repartição internacional realize um exame preliminar, em que um examinador analisará o pedido PCT quanto à novidade e à atividade inventiva, antes da entrada dos pedidos nas respectivas fases nacionais. Em resumo, a estratégia tradicional para quem tem interesse em depositar pedidos de patente em diversos países consiste no seguinte: a) depositar um pedido prioritário no Brasil; b) b) no prazo de um ano, depositar um pedido PCT, designando os países de interesse que sejam membros desse acordo, e pedidos nos países não membros do PCT; dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 35

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes É possível se obter proteção para minha invenção no exterior? Uma vez depositado um pedido PCT (fase internacional), a repartição encarregada realiza uma busca internacional, emitindo o Relatório de Busca Internacional, cujo resultado auxilia o depositante a decidir-se pelo efetivo depósito dos pedidos nos países designados (fases nacionais). Até o 19° mês contados da data de prioridade, o depositante pode também requerer que a repartição internacional realize um exame preliminar, em que um examinador analisará o pedido PCT quanto à novidade e à atividade inventiva, antes da entrada dos pedidos nas respectivas fases nacionais. Em resumo, a estratégia tradicional para quem tem interesse em depositar pedidos de patente em diversos países consiste no seguinte: a) depositar um pedido prioritário no Brasil; b) no prazo de um ano, depositar um pedido PCT, designando os países de interesse que sejam membros desse acordo, e pedidos nos países não membros do PCT; c) no prazo de 19 meses requerer o exame preliminar internacional do pedido PCT; d) no prazo de 30 meses entrar com as fases nacionais ou regionais do pedido PCT. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 36

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes É possível se obter proteção para minha invenção no exterior? O exemplo, a seguir, mostra um pedido prioritário depositado em 30. 01. 2003 e um pedido PCT (mesma invenção do pedido prioritário) depositado em 30. 01. 2004. Pelo fato de o pedido PCT ter sido depositado nos 12 meses subseqüentes da data do depósito do pedido prioritário, a data de aferição de novidade e inventividade é 30. 01. 2003. Não obstante, este pedido PCT terá o prazo de 30. 09. 2004, para entrada nas fases nacionais dos países abaixo, e 30. 07. 2005, para entrada nas fases nacionais dos demais países. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 37

Capítulo II - Patentes - Perguntas mais frequentes dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 38

Capítulo III - Recomendações importantes Documente o desenvolvimento interno e o início do uso de novos processos e fabricação de novos produtos As razões são as seguintes: a) nos EUA, caso dois depositantes depositem pedidos de patente diferentes para a mesma invenção, terá direito à patente aquele que comprovar ter inventado primeiro, independentemente das respectivas datas de depósito; a documentação deve ser datada para indicar a data em que a invenção foi criada ou "reduzida à prática"; b) b) no Brasil, caso outra pessoa obtenha uma patente para um processo que já era utilizado internamente na sua empresa, pode ser necessário comprovar que essa utilização precedeu à data de depósito da patente para que sua empresa mantenha o direito de continuar esse uso. Sugere-se que se mantenham relatórios internos datados e assinados pelo responsável, na forma de diários, que documentem as etapas de preparação para fabricação de um novo produto ou o uso de um novo processo, anexando-se ao relatório notas fiscais relativas a compras dos respectivos implementos, máquinas, ferramentas, matéria prima etc. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 39

Capítulo III - Recomendações importantes Date catálogos e folhetos Folhetos, catálogos e prospectos distribuídos a clientes e distribuidores devem indicar a data de impressão. No futuro, esses documentos podem servir como prova de que sua empresa já havia divulgado determinado produto ou usado determinada marca, podendo fundamentar uma contestação contra pedido de patente ou pedido de registro de desenho industrial ou de marca de terceiro. Se é indesejável que o impresso contenha a data de modo ostensivo, uma pequena indicação à margem (ex. : 12. 11. 02) é suficiente. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 40

Capítulo III - Recomendações importantes Antes de iniciar a pesquisa para desenvolvimento de um novo produto/processo, faça ou solicite uma busca geral de patentes Uma pesquisa prévia pode economizar tempo e investimento evitando a reinvenção de produtos ou processos conhecidos e talvez permitindo que o desenvolvimento seja iniciado a partir de um patamar tecnológico mais avançado. Buscas de patentes muitas vezes produzem surpresas, pois boa parte da tecnologia patenteada não chega a ser comercializada ou apenas chega ao mercado anos após a concessão. Os bancos de dados das repartições de patente norte-americana (www. uspto. gov/patft/index. html) e européia (ep. espacenet. com) oferecem acesso gratuito pela Internet e permitem pesquisas em um acervo bastante representativo da tecnologia já existente. O INPI também conta com uma pesquisa de patente on-line (www. inpi. gov. br/Marca. Patente/jsp/servimg. jsp) dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 41

Capítulo III - Recomendações importantes Antes de iniciar a fabricação de um produto ou o uso de um processo desenvolvido por terceiros, solicite uma busca de infração Lembre-se que um produto ou processo que tenha sido desenvolvido por terceiros pode estar patenteado no Brasil. A busca de infração verificará se há patentes em vigor no Brasil que possam ser infringidas por essas atividades. Antes de iniciar a fabricação de um produto ou o uso de um processo desenvolvido na empresa, solicite uma busca prévia A busca prévia verifica se há aspectos novos no produto ou no processo proposto que propiciem a obtenção de uma patente. Além disso, o resultado dessa busca apontará se houver uma patente de terceiros em vigor no Brasil que poderia ser infringida pela fabricação desse novo produto e/ou uso desse novo processo. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 42

Capítulo III - Recomendações importantes Mantenha uma correlação atualizada entre a marca e/ou a designação comercial do produto e a patente (ou as patentes) que protege(m) esse produto Na medida em que o portfolio de patentes aumenta, pode ser difícil determinar quais são as patentes que protegem um determinado produto, quando um concorrente passa a copiá-lo. Além disso, um mesmo produto pode estar coberto por diversas patentes, cada uma protegendo um detalhe do produto. Quando for o caso, indicar no produto o respectivo número da patente Enquanto pendente, a indicação pode ser na forma "Pat. Req. PI. . . ". Após a concessão, "Patente PI. . . " ou "Pat. PI. . . ". Isso desestimula a cópia e passa para o consumidor a imagem de pioneirismo. Acompanhe a publicação de pedidos de patente em sua área de interesse Os pedidos de patente são publicados após 18 meses, contados do depósito ou da prioridade. O acompanhamento dos pedidos de terceiros pode ser feito com base em determinados assuntos e/ou pelo nome da empresa concorrente. dannemann. com. br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 43