Les DPI font lobjet de nombreux flux financiers
Les DPI font l’objet de nombreux flux financiers • Lors de – L’achet/vente de technologie (apport au capital, vente de fonds, cession de titres de PI) – Prise ou concession de licence, ou licences croisées – Investissements au capital des entreprises – Calcul des D&I en cas de litige en contrefaçon ou de transaction 4 / 33
A) Les méthodes d’évaluation Il existe trois méthodes principales : 1. la méthode des coûts historiques 2. la méthode du marché ou des comparables 3. la méthode des revenus futurs. 6 / 33
1) Méthode des coûts historiques ou de remplacement • Sa valeur est au moins égale à celle pour reconstituer l’actif évalué (valeur plancher) • Elle comprend tous les coûts, directs ou indirects de R&D: – Matériel (prototypes, matière première, etc) – Personnel (en jour-homme) – Frais de PI – Frais de marketing, de publicité (marque) – frais financiers … 7 / 33
Avantages/Inconvenients Inconvénients: • Valeur plancher • N’évalue que le passé, et non la valeur future potentielle Avantages: • Méthode objective • Utile pour négocier un droit d’entrée 8 / 33
2) Méthode du prix du marché ou des comparables • Valeur de l’économie réalisée, en ne prenant pas une licence auprès d’un tiers • Il faut déterminer: – Le taux de redevance du marché concerné – Le CA prévisionnel (à partir de prévisions de marché et de part de marché) – Période d’exploitation – Total à actualiser et à pondérer par des coefficients de risque 9 / 33
Taux de redevances usuels Source : « Use Of The 25 Per Cent Rule In Valuing IP” de R. ROBERT GOLDSCHEIDER, JOHN JAROSZ AND CARLA MULHERN les Nouvelles du LES, December 2002 10 / 33
Taux de redevances usuels Dan Mc. Gavock, IPC Group, Chicago, Illinois (sur la base d'un questionnaire) 11 / 33
Taux de redevances usuels INDUSTRIE Moyenne Médian Max Min Nombre Chimie Internet (dont logiciels) Télécom (sauf média) Biens de consommation Média & Loisirs Agro-alimentaire 4. 7% 11. 8% 4. 9% 5. 5% 9. 1% 3. 2% 4. 3% 8. 8% 4. 5% 5. 0% 2. 8% 25. 0% 50. 0% 15. 5% 28. 0% 50. 0% 10. 0% 0. 1% 0. 3% 0. 4% 0. 1% 2. 0% 0. 3% 78 88 73 98 25 38 Products médicaux /de santé Pharmacie & Biotechs Energie & Environnement Machines /outillage Automobile Electricité & Electronique Semiconducteurs Informatique & Equipt de bureau Logiciels MOYENNE 6. 1% 7. 0% 5. 2% 4. 3% 4. 2% 4. 3% 5. 3% 11. 5% 6. 40% 5. 0% 4. 5% 3. 5% 4. 0% 3. 0% 4. 0% 6. 8% 4. 80% 77. 0% 50. 0% 25. 0% 15. 0% 30. 0% 25. 0% 70. 0% 0. 1% 0. 0% 1. 0% 0. 5% 0. 0% 0. 2% 0. 0% 376 458 107 90 59 139 75 73 147 1, 924 Royalty. Source® Transaction Analysis 12 / 33
Période d’exploitation future Illustration du cycle de vie d’un produit : ©Finance d'Entreprise 2013, Pierre Vernimmen • Pour les brevets d’invention, la durée maximale est en général de 20 ans, en pratique nettement moins • Pour les marques de 10 ans renouvelables, en pratique cela dépend de la notoriété de la marque 13 / 33
Coefficients de risque 4 grandes catégories : • risques juridiques : validité, liberté d’exploitation, portée géographique, force de la protection, chaîne de droits, force exécutoire… • les risques techniques : selon le degré de maturité technologique, les compétences d’hommes/femmes clés… • les risques administratifs : homologation, AMM, marquage CE, normes… • les risques économiques : barrières à l'entrée, état de la concurrence, réseau de distribution… • Un coefficient de précaution supplémentaire de 50% peut être ajouté, quand la technologie est à un stade très amont 14 / 33
Maturité technologique • Norme ISO du 22 décembre 2012 a élaboré une échelle de maturité technologique dite TRL (Technology Readiness Level) – TRL 1 à 3: constitution de la PI – TRL 4 à 6: « vallée de la mort » à forts investissements et incertitudes – TRL 7 à 9: industrialisation ou transfert de technologie 15 / 33
Avantages/Inconvenients Inconvénients: • Peu de transactions publiées • Peu adaptée à un produit très innovant, en l’absence de comparable Avantages: • Méthode plus proche de la réalité économique 16 / 33
3) Méthode des revenus futurs ou Valeur Nette Actualisée « ENPV » Calcul: • Du volume des ventes futures annuelles, à partir de prévisions de marché et de part de marché future • Du prix de vente futur acceptable par le marché • Du prix de revient futur • Des frais administratifs, de marketing, de vente, de R&D, de PI… • le total étant à actualiser et à pondérer par les coefficients de risque 17 / 33
Avantages/Inconvenients Inconvénients: • Nombre de paramètres estimatifs • Peu adaptée à un produit très amont Avantages: • Méthode préférée des financiers, car repose sur un modèle théorique plus objectif plus proche de la réalité économique 18 / 33
3 bis) Variante de la règle du pouce dite “rule of the thumb” • règle empirique des 25% – le propriétaire reçoit 25% de l’excédent brut d’exploitation (EBE ou EBITDA), l’exploitant 75% – Issue d’une analyse statistique des taux de redevances pratiqués sur le marché, rapportés aux profits générés 19 / 33
Explication CA sans la PI 100 € Marge brute 50 € EBE 20 € Résultat net 10 € Redevance = 25% de l’EBE 5€ ou 5% du CA 20 / 33
Avantages/Inconvenients Inconvénients: • Son côté empirique • Peu adaptée à un produit logiciel Avantages: • Généralement utilisée par les praticiens (y compris par tribunaux français) • Comme point de départ 21 / 33
Quelle méthode choisir? • Pour le vendeur, les méthodes comparables ou des revenus … • Pour l’acheteur, la méthode des coûts • Pour réduire le risque d’erreur, il est préférable de moyenner au moins 2 méthodes 22 / 33
B/ Clauses clés à négocier • Le rédacteur du contrat a un avantage stratégique, et doit être rédigé avec l’aide de professionnels juridiques • Toutes les clauses sont interdépendantes, et donc ont une influence sur le prix 23
L’objet du contrat • Déterminer les brevets – Dans les pays où sont le marché ou des concurrents – Selon la force du brevet et sa probabilité de délivrance • Déterminer le savoir-faire (à distinguer des compétences), s’il est matérialisable – Portée mondiale – Risque d’obsolescence • Déterminer le domaine d’exploitation (par rapport à l’évaluation) 24
Le droit de sous-licence et de sous-traitance • Sous-traitance en général acceptée sans difficutés • Sous-licence à - des filiales - des tiers, sous réserve d‘un accord préalable du bailleur, qui ne devra pas être refusé sans justes motifs • Difficulté liée au taux de redevance en général moindre (25 -50% des revenus du licencié) 25
Le prix Redevance proportionnelle : • l’assiette de la redevance – CA, marge brute ou nette, prix public, prix sortie usine – Net des frais de transport, assurances, taxes, remises. . . – tout le produit ou une partie? • Taux en % – Selon l‘évaluation réalisée (en général entre 1 -10%, en moyenne 5) – Pour le S-F en général la moitié des brevets. • Redevances – décroissantes selon le volume annuel ou cumulé pour inciter à produire – croissantes, lorsque le licencié ne peut pas payer au début Co 26
Le prix • La redevance peut se cumuler et/ou se substituer à – Forfait annuel ou prix unitaire indexé par unite vendue – Droit d‘entrée (pour couvrir tout ou partie de frais de R&D et brevets passés) – Miles stones, les stades de maturation du produit (agrément, essais cliniques, etc) Co 27
Les frais de PI • Les frais – passés (droit d’entrée à la technologie) – à venir, déductibles ou non des redevances • Pour les réduire, réduire le nombre de pays pris en licence ou l’exclusivité Co 28
L’exclusivité • Si l’exclusivité est concédée – À concéder par domaine, – Prévoir des minima garantis, sous peine de perte de l’exclusivité • L’exclusivité ne doit être recherchée que s’il y a un risque réel que le bailleur de licence concède d’autres licences • Il est permis de résilier le contrat en cas de contestation des DPI par le preneur (interdit dans le cas d’une licence non-exclusive) Co 29
Les perfectionnements • Perfectionnements par le breveté, le licencié ou conjoints • à définir précisément: dépendance avec le brevet licencié? Intégré au même produit? • Prévoir une obligation d‘information réciproque sur les perfectionnements • Si les perfectionnements sont substantiels, prévoir une possibilité d‘ajustement du prix à la hausse ou à la baisse • Interdiction des clauses obligeant le preneur à concéder une licence exclusive au donneur ou à lui rétrocéder les droits sur le perfectionnement 30
Option d’achat • souvent les investisseurs exigent que la société devienne (co)propriétaire • Droit de premier refus: A défaut d‘accord, le breveté peut vendre à un tiers, sous réserve que les conditions ne soient pas plus favorables • Ou droit de préemption: si le breveté trouve un acheteur, le licencié peut préempter le brevet au même prix 31
Les Garanties • Pour un DPI (pas SF): • vices cachés – Juridique (nullité du brevet): ne garantir que l’existence matérielle des brevets – Technique • Garantie d’éviction – Contrefaçon de brevets antérieurs de tiers : la limiter aux risques et périls du licencié ou au montant des redevances perçues ou au best knowledge – Contrefaçon par des tiers: réglementer l’action conjointe ou indépendante du licencié exclusif et la prise en charge des frais – En cas de revendication de propriété par un tiers 32
Conclusion • La PI n'a pas une valeur unique – Elle diffère selon la méthode d'évaluation – le choix de la méthode d'évaluation dépend de l'utilisation envisagée – Sa valeur finale est celle que l’acheteur est prêt à payer • Les clauses d‘un contrat sont interdépendantes – Un bon contrat est un contrat équilibré et qui anticipe les difficultés d’exécution à venir 33 / 33
GLOSSAIRE CA Chiffre d'Affaires D&I Dommages et Intérêts D&M Dessins et Modèles (D)PI (Droit de) Propriété Intellectuelle IP(R) "Intellectual Property (Right)" ENPV « Expected Net Present Value" PI = PLA + PInd PLA = Propriété littéraire et artistique (droit d’auteur) Pind = Propriété Industrielle (brevet, marque, modèles) 34
Legal innovation is our driving force® Selarl d’Avocats European Patent Attorneys 9, rue Anatole de la Forge 75017 PARIS France Tel: +33 1 45 02 60 80 Fax: +33 1 45 02 60 95 Email: avocats@loyerabello. fr Web: www. loyerabello. fr Copyright Loyer & Abello 2015 35
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