LES ACCORDS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DE

LES ACCORDS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DE R&D SOUS L'ANGLE DU DROIT DE LA CONCURRENCE Edouard Sarrazin, Avocat Associé - DLA Piper France LLP www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’

Agenda 3 1 Pourquoi des règlements d'exemption dans le domaine de l'innovation technologique ? 8 2 Mise en œuvre des règlements d'exemption en matière d'innovation technologique 3 14 Illustrations jurisprudentielles www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 1

1 Pourquoi des règlements d'exemption par catégorie dans le domaine de l'innovation technologique ?

Une conciliation nécessaire entre concurrence et innovation Définitions : - Accords de transfert de technologie : concessions de licences permettant d'exploiter une technologie pour la production de biens ou la fourniture de services. ü Licences de brevet, de savoir-faire, de droits d'auteur sur des logiciels, accords mixtes. ü Accords justifiés par les droits d'exploitation exclusifs dont jouissent les titulaires de droits de propriété intellectuelle. - Accords de R&D : permettre une recherche en commun et/ou le développement commun des résultats jusqu'au stade de l'application industrielle. ü Sous-traitance, amélioration en commun de technologies existantes, coopération en matière de recherche, développement et commercialisation de produits entièrement nouveaux. § Caractéristiques : ces accords participent à l'innovation et à l'efficience économique, en ce qu'ils encouragent les entreprises à investir dans le développement de produits et de processus nouveaux ou améliorés. Or, pour la Commission, l'innovation constitue une composante essentielle et dynamique d'une économie de marché ouverte et concurrentielle. www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 3

Une conciliation nécessaire entre concurrence et innovation § Rôle pro-concurrentiel en favorisant une concurrence dynamique au bénéfice des consommateurs finals : "Ils [les accords de transfert de technologie] améliorent généralement l’efficience économique et favorisent la concurrence, dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherchedéveloppement, mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherchedéveloppement, encourager l’innovation incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits" (considérant 4 du règlement 346/2014). “L'Union et les États membres veillent à […] favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique” (article 173§ 1 du TFUE). § Potentiels effets négatifs tombant sous le coup de la prohibition des ententes. - Peuvent aboutir à un cloisonnement des marchés ou à une protection territoriale absolue accordée au licencié. - Peuvent réduire ou freiner l'innovation, verrouiller les marchés et favoriser une coordination anticoncurrentielle. Pour la Commission, la protection des droits de propriété intellectuelle comme la recherche de l'innovation n'excluent pas que le droit de la concurrence s'applique aux accords qui restreignent la concurrence. www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 4

Une conciliation nécessaire entre concurrence et innovation § Produit de cette mise en balance : les règlements d'exemption par catégorie n° 316/2014 du 21 mars 2014 relatif aux accords de transfert de technologie et n° 1217/2010 du 14 décembre 2010 relatif aux accords de R&D, qui permettent à certains accords de transfert de technologie et de R&D d'échapper à l'interdiction des ententes. § Principes : ü Auto-évaluation ü Approche économique (sphère de sécurité en fonction du pouvoir de marché des parties à l'accord) ü Approche juridique (absence de certaines restrictions caractérisées dans l'accord, aux effets présumés négatifs sur la concurrence) Ø Les règlement définissent des catégories d'accords qui sont exemptées jusqu'à concurrence d'un certain niveau de pouvoir de marché et dressent une liste de clauses ne devant pas figurer dans ces accords en raison de leur nature intrinsèquement anticoncurrentielle. www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 5

Intérêts et limites des règlements d'exemption § Intérêts : - Sécurité juridique suffisante aux entreprises en présumant qu'en dessous d'un certain pouvoir de marché, les accords qui ne contiennent pas de restrictions caractérisées sont légalement valides et applicables. les répercussions positives de ces accords sur la concurrence sont considérées comme l’emportant sur les effets anticoncurrentiels. - Les règlements sont issus de la pratique des autorités de concurrence, permettant d'adapter l'analyse à la réalité économique des accords dans le domaine de l'innovation. Ils intègrent des nouveautés par rapport aux anciennes versions, parfois veilles d'une dizaine d'années. § Limites : - Le mécanisme des règlements d'exemption n'apporte de la sécurité juridique pour les entreprises disposant d'un faible pouvoir de marché…. Pour les autres, l'auto évaluation sous l'angle de l'exemption individuelle continue à faire peser une très forte incertitude. - Même dans les situations où les entreprises remplissent les conditions de l'exemption, les accords sont toujours susceptibles d'être qualifiés comme anticoncurrentiels si leur objet est considéré comme tel. Application téléologique du droit de la concurrence - Enfin, les règlements prévoient des cas de retrait de l'exemption ne garantissant pas une sécurité juridique sur le long terme. www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 6

2 Mise en œuvre des règlements d'exemption par catégorie en matière d'innovation technologique

Règlement 316/2014 - transfert de technologie Conditions relatives aux parties: exemption des accords de licences entre des entreprises détenant un pouvoir de marché limité c’est-à-dire une part de marché n’excédant pas : - 20 % dans le cas d’accords entre concurrents; - 30 % dans le cas d’accords entre non-concurrents. Condition relative aux modalités de l'accord : (exclusion des regroupements de technologie). ne s'applique qu'aux accords bilatéraux Conditions relatives au contenu de l'accord (clauses interdites) : pas d'exemption en cas de clauses manifestement anticoncurrentielles : - Les restrictions caractérisées (article 5) privent l'ensemble de l'accord du bénéfice de l'exemption : ü Entre concurrents: détermination directe ou indirecte du prix de vente aux tiers, limitation de la production, répartition des marchés ou des clients, limites imposées au preneur d'exploiter sa propre technologie ou limites des capacités de développement et de recherche. ü Entre non concurrents : détermination du prix de vente aux tiers, interdiction des ventes passives sur un territoire ou auprès d'une clientèle déterminée. www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 8

Règlement 316/2014 - transfert de technologie - Les restrictions exclues (article 6) qui ne bénéficient pas de l'exemption sans toutefois priver l'ensemble de l'accord de ce bénéfice : ü De l'obligation de rétrocessions exclusives des améliorations apportées par le preneur au donneur de licence ou à un tiers désigné par lui; ü Des clauses de non-contestation et de résiliation; ü Des limites à l'exploitation de la technologie propre ou des activités de recherche du preneur de licence lorsque les parties ne sont pas concurrentes. Conséquence : Les accords de transfert de technologie remplissant ces conditions sont présumés ne pas avoir d’effets anticoncurrentiels ou, s'ils en ont, produire des effets positifs compensant leurs éventuels effets négatifs. Accords ne rentrant pas dans le champ d'application du règlement : bénéfice de l'exemption individuelle prévue à l'article 101§ 3 du TFUE, et dont la mise en œuvre est précisée par les lignes directrices du 28 mars 2014 : ü Approche par les effets : mise en balance nécessaire des effets négatifs et positifs de tels accords sur la concurrence tant inter qu'intra technologique. ü Zone de sécurité en cas d'existence d'au moins quatre technologies substituables à celle en cause dans l'accord permettant de faire l'économie d'une analyse approfondie. ü Analyse au cas par cas des potentiels effets de clauses prévues dans le règlement d'exemption et de clauses nouvelles (dans les accords de regroupement de technologie ou ceux de règlement) www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 9

Règlement 1217/2010 - R&D Conditions cumulatives relatives aux modalités de l'accord (article 3) : - Accessibilité illimitée à la totalité des résultats finaux par toutes les parties (sauf en cas d'une spécialisation dans l'exploitation, où l'accès aux résultats à des fins d'exploitation peut être limité) - Accessibilité au savoir-faire préexistant des autres parties concernées lorsque ce savoir faire est indispensable à l'exploitation des résultats (dans le cas où l'accord ne prévoit pas d'exploitation en commun des résultats) - Les résultats exploités en commun à l'issue de la phase de recherche doivent être protégés par des droits de propriété intellectuelle et déterminants pour la production de produits contractuels ou l'utilisation des technologies contractuelles - En cas de spécialisation dans l'exploitation, une obligation de fourniture doit être imposée à l'entreprise chargée de la fabrication. Conditions relatives aux parties (article 4) : - Entre non concurrents: exemption quelle que soit la part de marché des parties. - Entre concurrents: exemption si la part de marché cumulée des parties ou de la partie qui finance cumulée à celle de l'ensemble des parties avec lesquelles elle a conclu des accords de R&D pour les même produits ou technologies ne dépasse pas 25% du marché au moment de la conclusion de l'accord. www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 10

Règlement 1217/2010 - R&D Durée de la protection : - L'exemption s'applique pendant toute la durée des activités de R&D et pour une durée de 7 ans en cas d'exploitation en commun des résultats. - A l'issue de la durée de 7 ans, l'exemption restera d'application tant que la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 25% des marchés concernés. Exceptions à la protection (clauses interdites): - Restrictions caractérisées (article 5) : ü Obligation de non concurrence à l'issue des travaux conjoints ou dans un domaine sans rapport avec celui visé par l'accord; ü Limitation de la production ou de la vente, avec certaines exceptions; ü Fixation des prix de vente ou du montant de la licence sur technologie; ü Restriction des ventes passives , interdiction de concurrence active, interdiction de satisfaire les demandes de clients qui pourraient écouler les produits dans d'autres territoires, obligation de conclure des contrats d'exclusivité avec les utilisateurs ou revendeurs. - Restrictions exclues (article 6): concernent les interdictions de contestation et l'interdiction de concéder des licences de fabrication à des tiers. § Accords ne rentrant pas dans le champ du règlement : exemption de l'article 101§ 3, précisé par les lignes directrices sur les accords de coopération horizontale du 14 janvier 2011 (§ 111 -149) www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 11

Articulation et distinction entre les deux règlements Articulation : des problèmes d'applicabilité peuvent survenir dès lors que les accords de R&D sont souvent couplés avec des accords de transfert de technologie. Deux situations peuvent être distinguées : ü Accords de licence conclus entre les parties au contrat de R&D : le règlement R&D s'applique ü Accords de licence conclus avec des tiers au contrat de R&D : le règlement R&D ne s'applique pas car les preneurs de licence tiers ne sont pas parties à l'accord de R&D. L'accord pourra en revanche bénéficier d'une exemption au titre du règlement transfert de technologie si ses conditions sont remplies. Distinction : ü Même logique mais approche plus favorable en faveur des accords de R&D (exemptés quel que soit le pouvoir de marché entre non concurrents). ü Les accords de R&D ont en effet été présumés pendant longtemps comme n'étant pas par principe restrictifs de concurrence (voir notamment Communication de la Commission de 1968). Le règlement lui-même précise que "les accords [de R&D] ne relèvent généralement pas de l'article 101§ 1 du TFUE". ü En pratique, peu de jurisprudence relative à ces accords. En revanche, l'appréciation semble plus délicate pour les accords de transfert de technologie. www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 12

3 Illustrations jurisprudentielles

Restriction accessoire à un accord de transfert de technologie – Hoffmann-La Roche (C-179/16) Contexte : question préjudicielle portant notamment sur la question de savoir si des restrictions de concurrence convenues entre les parties à un accord de licence mais qui ne sont pas expressément prévues dans cet accord : - peuvent échapper à la prohibition des ententes au motif qu'elles seraient accessoires audit accord, - ou si une telle entente pourrait bénéficier de l'exemption individuelle Les pratiques en cause consistaient en une entente convenue entre les parties visant à limiter la demande et l'utilisation par des tiers d'un médicament – l'Avastin - à des fins non prévues initialement (off patent) afin d'encourager l'utilisation du médicament sous licence – le Lucentis - pour le traitement des mêmes pathologies. Réponse de la Cour : les pratiques en cause ne constituent pas une restriction accessoire au contrat de licence qui permettrait d'échapper à l'application de l'article 101§ 1, et ne peuvent bénéficier de l'exemption individuelle. "L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une entente convenue entre les parties à un accord de licence relatif à l’exploitation d’un médicament, qui, afin de réduire la pression concurrentielle sur l’utilisation de ce médicament pour le traitement de pathologies données, vise à limiter les comportements de tiers consistant à encourager l’utilisation d’un autre médicament pour le traitement de ces mêmes pathologies, n’échappe pas à l’application de cette disposition au motif que cette entente serait accessoire audit accord". www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 14

Restriction accessoire à un accord de transfert de technologie – Hoffmann-La Roche (C-179/16) Apports : ü Lorsque le preneur de licence n'opère sur le marché pertinent qu'en vertu de l'accord de licence, les deux entreprises ne peuvent être considérées comme concurrentes ü Pour qu'une restriction soit considérée comme accessoire à un accord de licence, il convient de recher si la restriction était indispensable à la conclusion d'un tel accord. Tel n'est pas le cas de la diffusion d'informations trompeuses postérieurement à la conclusion de l'accord. Il ressort des conclusions de l'Avocat général qu'en tout état de cause, une clause d'exclusivité dite "fermée" (élimination de toute concurrence de la part de tiers) ne pourrait constituer une restriction accessoire à un contrat de licence, à l'inverse d'une clause d'exclusivité dite "ouverte" (le donneur de licence s'engage lui-même à ne pas faire concurrence au preneur). ü Pour bénéficier de l'exemption individuelle, la restriction doit aussi être indispensable aux entreprises participantes A titre surabondant, l'Avocat général précise que les restrictions en cause ne relèvent pas du champ d'application matériel du règlement d'exemption dès lors qu'il ne s'agit pas de clauses "directement liées à la production ou à la vente des produits contractuels". Ces restrictions ne peuvent être assimilées à celles auxquelles un donneur de licence s'engage typiquement envers un preneur (relatives aux comportements de tiers à l'accord). www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 15

Clauses imposant le paiement de redevances y compris en cas d'annulation du brevet - Genentech contre Sanofi (C-567/14) Contexte: question préjudicielle portant sur la question de savoir si la clause d'un contrat de licence qui impose à un licencié le paiement de redevances pour l'exploitation d'une technologie brevetée pendant toute la période d'effectivité de l'accord, y compris en cas d'annulation ou de non contrefaçon du brevet en cause est valide Réponse de la Cour : une telle clause ne constitue pas une restriction de concurrence à condition que le licencié dispose de la capacité de résilier librement l'accord avec un préavis raisonnable. - La capacité de résiliation du licencié permet d'exclure que le paiement d'une redevance pendant la période d'effectivité de l'accord, y compris en cas d'annulation du brevet, ne porte atteinte à la concurrence dès lors que la liberté d'action du licencié n'est pas entravée. - Il ressort également des conclusions de l'avocat général que la liberté d'action du preneur de licence n'était pas non plus restreinte pour la période postérieure à la résiliation et qu'il n'était pas lié par une clause lui interdisant de contester la validité ou la contrefaçon des brevets en cause (restriction exclue au titre du règlement d'exemption). Dans l'arrêt Ottung (320/87), la Cour a considéré que la clause imposant l'interdiction pour le licencié de fabriquer et de commercialiser les produits contractuels après la résiliation définitive de l'accord pouvait constituer une restriction de concurrence au sens de l'article 101§ 1. www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 16

Clauses imposant le paiement de redevances y compris en cas d'annulation du brevet – Juridictions nationales Licéité en droit contractuel : arrêt de la Cour de cassation, 28 janvier 2003, New Holland France c. SA Greenland France - L'annulation du brevet objet d'un contrat de licence peut emporter la nullité de celui-ci pour défaut de cause ou d'objet. - En revanche, l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte, n'a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui. Dans ses arrêts Ottung et Genentech, la Cour de Justice avait elle-même précisé à titre surabondant qu'un accord de licence imposant une obligation de payer une redevance puisse avoir "une autre origine qu'un brevet" et notamment procéder "d'un jugement d'ordre commercial" tel que par exemple le fait d'éviter des recours contentieux liés à l'utilisation des brevets. Licéité en droit de la concurrence: arrêt de la Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2017, Genentech c/ Sanofi, rejette le recours en annulation des sentences qui ne violent pas l'ordre public international dont le droit européen de la concurrence fait partie car : - Le licencié disposait d'une entière liberté de contester les droits attachés aux brevets comme en témoignent les actions intentées aux Etats-Unis; - Le licencié pouvait mettre fin aux relations contractuelles à tout moment, avec un préavis de deux mois. www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 17

Clauses imposant le paiement de redevances y compris en cas d'annulation du brevet – Juridictions nationales Conciliation : jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 12 janvier 2017, la clause par laquelle le donneur de licence impose au preneur l'impossibilité d'obtenir répétition des redevances versées et de s'opposer au paiement des redevances dues à la date de la décision définitive d'annulation du brevet sous licence n'est pas contraire : - Au droit européen de la concurrence, dès lors que l'accord comporte une faculté de résiliation dans un délai raisonnable et qu'elle ne constitue pas une renonciation par anticipation au droit de contester la validité du brevet; - Au droit contractuel français, dès lors que malgré la nullité, l'obligation de payer les redevances demeure la contrepartie de l'exclusivité consentie. Ø Exemple de clause qui serait donc a priori valide : " En cas d'annulation [du] brevet par une décision de justice n'étant susceptible d'aucun recours, les présentes conventions seront résiliées de plein droit si bon lui semble par la Société THIERART à la date de cette décision. En aucun cas, la Société THIERART ne pourra réclamer à Monsieur B du fait de la nullité ainsi encourue, d'indemnité ni de rappel sur les sommes des redevances déjà versées par elle à Monsieur B ou qui lui seraient encore dues à la date de la décision de justice en question". www. dlapiper. com Insert date with ‘Firm Tools > Change Presentation’ 18

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