LAS INVENCIONES LABORALES EN LA LEY DE PATENTES

LAS INVENCIONES LABORALES EN LA LEY DE PATENTES 11/1986, 20 DE MARZO. CONFLICTOS CON INVENTORES. ACTOS DE CONCILIACIÓN ANTE LA OEPM MENCIÓN A OTROS SISTEMAS LEGALES: EEUU, JAPÓN, ALEMANIA, GRAN BRETAÑA Y FRANCIA. JURISPRUDENCIA DE INTERÉS LARA GRANT SEGOVIA Abogada SOL MUNTAÑOLA & ASOCIADOS

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l LA MAYOR PARTE DE LAS INVENCIONES EN ESPAÑA Y RESTO DE PAÍSES SON DE CARÁCTER LABORAL l MENOR PORCENTAJE DE INVENCIONES DE INVENTORES INDEPENDIENTES l LAS INVENCIONES SE GENERAN POR LO GENERAL EN EL SENO DE EMPRESAS, UNIVERSIDADES Y CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN (CPI)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INVENCIONES LABORALES PERSIGUE: - ATRIBUCIÓN DEL DERECHO A LA INVENCIÓN LABORAL (facilitar la explotación económica conjugando los intereses particulares de los sujetos que intervienen) - DETERMINAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE DICHA ATRIBUCIÓN

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l DIFICULTADES DE ARMONIZACIÓN ENTRE DIFERENTES LEGISLACIONES l NO HAY REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LA MATERIA, SALVO LEY-TIPO DE LA OMPI SOBRE INVENCIONES PARA PAÍSES EN DESARROLLO (1979) l CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA (CPE) ART. 60. 1 REMITE A LA LEGISLACIÓN NACIONAL DEL ESTADO donde empleado ejerza actividad principal, o donde empresario tenga el establecimiento del cual el empleado dependa PARA DETERMINAR EL DERECHO A LA PATENTE DEL INVENTOR ASALARIADO

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA NECESIDAD DE ARMONIZACIÓN A NIVEL EUROPEO: DIFICULTADES - DIFERENTE REGULACIÓN NACIONAL (Ley Patentes v. Ley específica) - DISTINTA ATRIBUCIÓN DERECHOS SOBRE LAS INVENCIONES - CONSIDERACIONES DE DERECHO LABORAL V. CIVIL - DETERMINACIÓN POR CLAÚSULAS CONTRACTUALES l

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l BENEFICIOS DE UNA DESEADA ARMONIZACIÓN: - PROYECTOS TRANSNACIONALES DE I+D+i POR EL INTERÉS DE COMPAÑÍAS MULTINACIONALES FACILITAR COOPERACIÓN ENTRE COMPAÑIAS DE DIFERENTES NACIONES OBTENER SOLUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA PARA DISTRIBUCIÓN BENEFICIOS EMPRESARIO-EMPLEADO -

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - LEGISLACIÓN ESPAÑOLA : ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y FUNDAMENTOS

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE ESTA REGULACIÓN. - MATERIA A CABALLO ENTRE EL DERECHO LABORAL Y DERECHO DE PATENTES - Origen contractual de la regulación de esta materia en países europeos (Conv. Colectivos o contratos trabajo, como UK antes Patent Act 1977) - Ley de Invenciones Laborales Alemana 1957 (Dinamarca, Noruega, Suecia)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - España: Regulación originalmente contenida en normas Derecho Laboral: - Art. 24 y 25 LEY CONTRATO DE TRABAJO 21/11/1931 – (No regulación en antiguo EPI 1929) - Art. 29 y 30 LEY CONTRATO TRABAJO 27/01/1944: establece clases de invenciones (de encargo; de empresa o taller; libres) y derechos y obligaciones correspondientes

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA ART 29 LCT 1944 l ATRIBUÍA AL EMPRESARIO LAS INVENCIONES REALIZADAS POR TRABAJADORES CONTRATADOS AL EFECTO PARA “ESTUDIARLAS Y OBTENERLAS” (INVENCIONES DE ENCARGO). l TAMBIÉN ATRIBUÍA AL EMPRESARIO LA TITULARIDAD DE AQUELLAS INVENCIONES, SIN TENER QUE PAGAR INDEMNIZACIÓN ALGUNA, EN LAS QUE DOMINARA EL PROCESO, LAS INSTALACIONES, LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA” SIN SER ATRIBUIBLES A UN TRABAJADOR DETERMINADO (INV. DE EMPRESA O TALLER). l LAS NO INCLUIDAS EN ESAS CATEGORÍAS Y “EN LAS QUE PREDOMINE LA PERSONALIDAD DEL TRABAJADOR” PERTENECEN AL TRABAJADOR (INVENCIONES LIBRES), SIENDO NULA TODA RENUNCIA PREVIA A LA PROPIEDAD DE LA INVENCIÓN

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA ART. 30 LCT 1944 l ATRIBUÍA DERECHO AL TRABAJADOR A RECIBIR LA ADECUADA INDEMNIZACIÓN ESPECIAL que establezcan las partes o en su defecto el Magistrado de Trabajo, si el empresario OBTUVIERA DE SU EXPLOTACIÓN GANANCIAS QUE SUPUSIERAN EVIDENTE DESPROPORCIÓN CON LAS REMUNERACIONES DEL TRABAJADOR

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 1980, mantiene Art. 29 y 30 Ley 1944 reglamentariamente - Superación del EPI se intentó mediante los Anteproyectos de Ley 1967 y 1970, contenían regulación invenciones laborales - Anteproyecto Ley Patentes 1981 (jurisdicción civil y arbitraje para conflictos) - LEY DE PATENTES DE 1986, Capítulo específico sobre invenciones laborales (Título IV) y Conciliación en materia de invenciones laborales (Capítulo IV Título XIII Jurisdicción y Normas Procesales)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l ART. 20. 1 b) CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: Derecho fundamental a la producción y creación científica y técnica l INVENCIÓN: manifestación de la creación o actividad inventiva del ser humano. l INVENTOR por tanto ha de ser siempre una persona física l DOBLE VARIANTE EN LA INVENCIÓN: PERSONAL (inventor, derecho a ser reconocido y a oponerse si no se le reconoce) y PATRIMONIAL (derecho a solicitar patente, explotarla y reivindicarla de quienes la hayan obtenido sin legitimación)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l LEY PATENTES 11/1986, de 20 de marzo de 1986. - ART. 10. 1 LP (ART. 60 CPE) PRINCIPIO GENERAL DERECHO A LA PATENTE PERTENECE AL INVENTOR PRIMER SOLICITANTE - ART. 10. 2. COINVENTORES - NO RELEVANTE EN PRINCIPIO PARA LA LP LA INVENCIÓN SI NO SE SOLICITA PATENTE, O NO ES PATENTABLE (Derecho de Exclusiva)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l ART. 10. 3. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquél cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32. l Art. 10. 4. En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial[1] se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente. - SISTEMA ESPAÑOL INTERMEDIO ENTRE EL PRINCIPIO DEL INVENTOR (USA) Y EL LLAMADO PRINCIPIO DEL SOLICITANTE

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l ART. 10. 1. RECONOCE QUE EL DERECHO A LA PATENTE ES TRANSMISIBLE POR TODOS LOS MEDIOS QUE EL DERECHO RECONOCE l Bien jurídico inmaterial transmisible por actos inter vivos o mortis causa l EN EL CASO DE CESIÓN, EL INVENTOR SIEMPRE TIENE DERECHO A SER MENCIONADO COMO TAL (Art. 14 LP)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l EXCEPCIÓN AL Pº GENERAL: INVENCIONES LABORALES TÍTULO IV LP (Art. 15 a 20) y CAPÍTULO IV TÍTULO XIII (Art. 140 -142) CONCILIACIÓN EN MATERIA INVENCIONES LABORALES l REGLAS IMPERATIVAS DE ATRIBUCIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL DERECHO A LA PATENTE

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l LAS NORMAS QUE REGULAN LAS INVENCIONES LABORALES CONTENIDAS EN LP SON APLICABLES A: PATENTES (Art. 15 -20 LP) INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS (Art. 4. 1 LP), MODELOS DE UTILIDAD (Art. 154 LP) ADICIONES A LAS PATENTES (Art. 111 LP), TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES (Art. 11 Ley 11/1988) Y OBTENCIONES VEGETALES (Art. 10. 5 Ley 3/2000)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA INVENCIONES LABORALES TÍTULO IV LEY PATENTES (ART. 15 A 20)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - CATEGORÍAS DE INVENCIONES LABORALES. NOMENCLATURA A) INVENCIONES DE SERVICIO O DE ENCARGO (Art. 15)Pertenecientes al Empresario B) INVENCIONES LIBRES (Art. 16) – Pertenecientes al Trabajador C) INVENCIONES MIXTAS O DE LA EXPERIENCIA (Art. 17) – Asumibles por el Empresario

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA INVENCIONES DE SERVICIO O DE ENCARGO Art. 15 (pertenecientes al empresario)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA INVENCIONES DE SERVICIO (O DE ENCARGO) - ART. 15. 1 LP Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - ATRIBUCIÓN POR LEY AL EMPRESARIO DE LA TITULARIDAD DE LA INVENCIÓN Y DERECHO A SOLICITAR PATENTE O CUALQUIER OTRA PROTECCIÓN

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - FUNDAMENTO LEGAL DE LA ATRIBUCIÓN: PRINCIPIO DE LA AJENIDAD DE LOS FRUTOS VERTEBRADOR DEL DERECHO LABORAL Todo resultado, beneficio o utilidad patrimonial del trabajo del empleado se atribuye de forma directa a un tercero distinto del trabajador, que es el empresario adquirente de los frutos

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - PRESUPUESTOS DE INVENCIONES DEL Art. 15 1. INVENCIÓN 2. REL. LABORAL O DE SERVICIOS 3. VIGENCIA DE LA RELACIÓN. EXCEPCIÓN Art. 19 4. FRUTO DE TAREA INVESTIGADORA EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE CONTEMPLADA EN CONTRATO

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA 1. INVENCIÓN - PATENTABLE - NO PATENTABLE (MU, productos semiconductores, obtenciones vegetales) Y EXCLUSIONES LEGALES Contrarias al orden público o buenas costumbres; Descubrimientos; programas de ordenador en sí mismos; materia protegida por Propiedad Intelectual - SECRETO INDUSTRIAL O KNOW HOW

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA 2. RELACIÓN LABORAL O DE SERVICIOS Art. 1. 1. Estatuto de los Trabajadores. Definición de TRABAJADOR - Trabajadores por cuenta ajena Relación laboral de hecho Personal directivo –relación laboral especial- (excluidos regulación anterior Contrato de Trabajo 1944) Cualquier contrato laboral: temporal, eventual, interino, en prácticas Relación de servicios, exclusiva o no exclusiva Presten sus servicios en España o empresas españolas ubicadas en extranjero Profesores de Universidad y personal investigador de Centros Públicos de Investigación

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA Excluidos de la consideración de relación laboral: - - Trabajadores independientes Relación similar a la laboral (deportistas profesionales o personal que presten servicios en el hogar) Consejeros u órganos de administración de la empresa dentro de sus actividades como tales dentro de la empresa Becarios, estancia formativa y trabajadores contrato de formación

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA 3. DURANTE LA VIGENCIA DE LA RELACIÓN laboral o de servicios: Horario laboral o extra laboral vacaciones huelga baja siempre que esté formalizada la relación laboral o de servicios o relación asimilable a la laboral, no antes

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - Art. 19 incluye ampliación (año después de terminado contrato trabajo o servicios) Artículo 19. 1. Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA 4. FRUTO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA explícita o implícita objeto contrato de trabajo - Funciones explícitas del contrato trabajo Funciones asignadas por empresario Nexo causal entre relación laboral o de servicios y la invención

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA IMPORTANTE ESPECIFICAR O PODER DETERMINAR LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CONTRATO DE TRABAJO: - - Contrato trabajo o de servicios Función: “investigación y desarrollo de nuevos productos/procedimientos propios de la actividad de la empresa/relacionados con el Proyecto XXX y las demás funciones propias del puesto”, Convenios Colectivos Reglamentos internos de la empresa Protocolos de control y evaluación de empleados, indicando participación en proyectos, funciones asignadas, contribución a invenciones, co-inventores Cuadernos de laboratorio Firma de documentos por los inventores declarando participación en determinada invención

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA ¿DERECHO DEL INVENTOR DE INVENCIÓN DE SERVICIO A REMUNERACIÓN SUPLEMENTARIA?

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - EN PRINCIPIO, NO - Artículo 15. 2. El trabajador, autor de la invención, no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - NO DERECHO A REMUNERACIÓN SUPLEMENTARIA (Principio ajenidad frutos propio del Derecho laboral), SÍ A LA MENCIÓN COMO INVENTOR - EXCEPCIONALMENTE, SÓLO SI REQUISITOS CUMULATIVOS: - Aportación personal a invención - y la importancia de la invención - EXCEDEN DE MANERA EVIDENTE del contenido explícito o implícito contrato o relación de trabajo

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA APORTACIÓN PERSONAL QUE EXCEDA DE MANERA EVIDENTE CONTENIDO DEL CONTRATO: a analizar en cada caso particular en el sentido de una contribución por parte del trabajador de conocimientos (experiencia o no; único inventor; porcentaje de contribución de cada coinventor; formación a cargo de la empresa; fondo de comercio de la empresa; actividad empresarial; categoría laboral), de medios (puestos por la empresa; patentes anteriores de la empresa; aportados por el trabajador), esfuerzo (el normal en la prestación laboral o más allá) y de tiempo (el de su jornada laboral, horas extras, vacaciones, cuándo surge la invención) que vayan más allá de su contrato y de la prestación debida por el mismo

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA IMPORTANCIA DE LA INVENCIÓN PARA LA EMPRESA QUE EXCEDA DE MANERA EVIDENTE DEL CONTENIDO DEL CONTRATO DE TRABAJO - Ventas generadas por la invención (fabricación duradera). Comparativa con otros años (Cuentas anuales) - Beneficios netos (Ingresos brutos – gastos) - Alcance de la exclusiva otorgada por las patentes (reivindicaciones, validez de patentes, extensión de la protección, licencias otorgadas, pleitos ganados, alternativas técnicas existentes en el mercado) - Abandono de patentes

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA POSIBILIDAD DE QUE EMPRESARIO Y TRABAJADOR PACTEN EN EL CONTRATO DE TRABAJO LAS BASES PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LA REMUNERACIÓN SUPLEMENTARIA, DE DARSE LOS PRESUPUESTOS PARA SU NACIMIENTO

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - NO REGULADO EN LP: FÓRMULA O BASE PARA CALCULAR LA REMUNERACIÓN SUPLEMENTARIA (asimilación royalty licencia sobre los ingresos o beneficios; tanto alzado, analogía Art. 66 LP? ) PLAZO O MOMENTO EN EL QUE ES EXIGIBLE LA REMUNERACIÓN SUPLEMENTARIA (desde el momento en que comunique la invención. Prescripción de acciones? ¿. Generalmente se plantea el conflicto cuando el trabajador ya no trabaja para la empresa. Art. 59. 1. ET. Acción personal) PLAZO PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN (en principio se deja al pacto entre las partes, y se entiende que deberá ser en un plazo razonable)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA EN EL CASO DE CONSIDERAR EL INVENTOR ASALARIADO TENER DERECHO A REMUNERACIÓN SUPLEMENTARIA, NO ALCANZARSE ACUERDO CON EL EMPRESARIO SOBRE SU CUANTÍA O PAGO, O CONSIDERAR QUE DE HABERSE PERCIBIDO REMUNERACIÓN ÉSTA ES INJUSTA O DESPROPORCIONADA: SOMETER ASUNTO A CONCILIACIÓN PREVIA OEPM, ANTES DE INICIAR ACCIONES JUDICIALES

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA NO EXISTE JURISPRUDENCIA EN ESPAÑA HASTA LA FECHA QUE HAYA OTORGADO REMUNERACIÓN SUPLEMENTARIA A TRABAJADOR ASALARIADO POR SU APORTACIÓN EXCEPCIONAL A LA INVENCIÓN

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA INVENCIONES LIBRES ART. 16 (pertenecientes al trabajador)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA INVENCIONES LIBRES - Artículo 16. Las invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en el artículo 15, punto 1, pertenecen al trabajador, autor de las mismas.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - LA LP LAS DEFINE DE FORMA NEGATIVA, EN LAS QUE NO CONCURRA PRESUPUESTOS DEL ART. 15 - Serían las realizadas por trabajador durante la vigencia del contrato pero que no son fruto de una actividad investigadora explícita o implícitamente contenida en su contrato de trabajo, relación laboral o de servicios Aquellas en las que no hayan influido en su obtención los medios o conocimientos proporcionados por la empresa tal como se recoge en Art. 17. -

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA INVENCIONES MIXTAS Art. 17 (asumibles por el empresario)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA INVENCIONES MIXTAS O ASUMIBLES POR EMPRESARIO - Artículo 17. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l Serían aquellas invenciones obtenidas por un trabajador cuya actividad profesional no consista en realizar investigaciones de las que presumiblemente puedan esperarse invenciones, pero que guardan relación con la actividad profesional de la empresa que están obligados a desarrollar, y en su obtención han influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de los medios proporcionados por ésta.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA EL EMPRESARIO TIENE DERECHO A OPTAR POR: - ASUMIR LA TITULARIDAD DE LA INVENCIÓN (solicitar la patente o modelo utilidad) A RESERVARSE UN DERECHO DE UTILIZACIÓN (exclusiva o no exclusiva) DESDE QUE EL TRABAJADOR LE COMUNIQUE LA EXISTENCIA DE LA INVENCIÓN (3 MESES) EN EL CASO DE QUE NO OPTE POR NINGUNO DE ESOS DERECHOS, LA INVENCIÓN PERTENECERÁ AL TRABAJADOR

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA ¿DERECHO DEL INVENTOR A RECIBIR UNA COMPENSACIÓN?

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA SÍ DERECHO A COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA - Art. 17. 2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA El INVENTOR tiene derecho a una COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA fijada en atención: - A LA IMPORTANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL INVENTO y TENIENDO EN CUENTA EL VALOR DE LOS CONOCIMIENTOS FACILITADOS POR LA EMPRESA y MEDIOS O LAS APORTACIONES PROPIAS DEL TRABAJADOR DADO QUE HA REALIZADO UNA INVENCIÓN NO EXIGIDA POR SU RELACIÓN LABORAL Y EN COMPENSACIÓN POR LOS DERECHOS ASIGNADOS AL EMPRESARIO

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - LA COMPENSACIÓN HA DE SER SUPERIOR A LA REMUNERACIÓN SUPLEMENTATIA DE LAS INVENCIONES DE SERVICIO ART. 15. , DADA LA NATURALEZA DE LA PRESTACIÓN DEL TRABAJADOR MÁS ALLÁDE SU CONTRATO DE TRABAJO - EN EL CASO DE QUE EL EMPRESARIO OPTE POR ASUMIR UN DERECHO DE UTILIZACIÓN, SE ENTIENDE QUE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA DEBERÁ SER MENOR QUE SI ASUMIERA LA TITULARIDAD, POR CUANTO EL TRABAJADOR PUEDE SACARLE BENEFICIO A LA MISMA PERMANECIENDO DE SU TITULARIDAD

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA OBLIGACIONES DEL INVENTOR DE LAS INVENCIONES DE SERVICIO y MIXTAS

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA Artículo 18. 1. El trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17, deberá informar de ello al empresario, mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este Título

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA COMUNICACIÓN POR ESCRITO Y CON LOS INFORMES Y DATOS NECESARIOS PARA QUE EMPRESARIO PUEDA VALORAR LA INVENCIÓN NO SE EXIGEN DEMASIADAS FORMALIDADES NO SE DETERMINA PLAZO PARA COMUNICACIÓN (establecer en contrato) PLAZO PARA EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL EMPRESARIO SE ESTABLECE EN 3 MESES DESDE LA COMUNICACIÓN OBLIGACIÓN MORAL DEL TRABAJADOR DE OFRECER PRIMERO LA EXPLOTACIÓN DE LA INVENCIÓN LIBRE AL EMPRESARIO (STS 28 -12 -1959)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR LA EXISTENCIA DE LA INVENCIÓN: PÉRDIDA DE DERECHOS

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - INVENCIÓN DE SERVICIO, si en plazo de 3 meses el empresario no protege la invención, no se produce la reversión del derecho al trabajador; sino que el empresario ejercita su derecho a la renuncia a la protección la cual puede devenir de dominio público o bajo secreto industrial - INVENCIÓN MIXTA, si en el plazo de 3 meses el empresario no opta por asumir titularidad o se reserva un derecho de utilización sobre la misma, el trabajador deviene titular de todos los derechos pudiendo ofrecerla a terceros

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - SUPUESTOS - Caso invención servicio, no derecho a remuneración suplementaria - Caso de invención mixta, perdería derecho a compensación económica justa y el derecho a la invención - Caso que incumpla y además divulgue la invención, podría subsumirse supuesto en divulgaciones inocuas Art. 7 a) LP - Caso de que inventor solicite la patente sin comunicar al empresario, el empresario tendrá derecho a que sea reconocido su derecho sobre la patente (Art. 11 LP) o a reivindicar la patente una vez concedida (Art. 12)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA Art. 18. 2. Tanto el empresario como el trabajador deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el presente Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA OBLIGACIÓN GENERAL DE COLABORACIÓN: Trabajador comunicar todos los datos que tenga de la invención, mantener la confidencialidad de la invención y cooperar en efectiva protección (firma de documentos precisos); y empresario cooperar para que se puedan hacer efectivos los derechos que le atribuye la Ley al trabajador (mención inventor, remuneración suplementaria, compensación económica justa) SE DERIVA DEL DEBER DE BUENA FE QUE DEBE REGIR EL CONTRATO Y RELACIÓN CONTRACTUAL

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA PATENTES SOLICITADAS TRAS LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL POR EL INVENTOR

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA Artículo 19. 1. Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA SE ENTIENDE QUE TODA INVENCIÓN ES DE SERVICIO Y SERÁ ATRIBUIDA DIRECTAMENTE AL EMPRESARIO, AUNQUE LA DOCTRINA OPINA QUE DEBERÍA PODER PROBARSE POR EL TRABAJADOR QUE NO REALIZADA DURANTE LA REL. LABORAL NO SE LIMITA ÚNICAMENTE A LAS INVENCIONES DE SERVICIO O MIXTAS, LA DOCTRINA OPINA QUE NO DEBERÍA INCLUIRSE LAS INVENCIONES LIBRES

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA IMPOSIBILIDAD DE RENUNCIA ANTICIPADA A LOS DERECHOS CONTEMPLADOS EN TÍT. IV

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA Artículo 19. 2. Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley le otorga en este Título.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA LAS CLAÚSULAS DEL CONTRATO QUE MODIFIQUEN LA REGULACIÓN LEGAL IMPERATIVA DEL TÍT. IV LP SERÍAN NULAS PODRÍA EL TRABAJADOR RENUNCIAR UNA VEZ OBTENIDA INVENCIÓN A LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN SOBRE ELLA (ONEROSA O GRATUITAMENTE)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA INVENCIONES DE FUNCIONARIOS Y UNIVERSITARIAS ART. 20

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA INVENCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y UNIVERSIDADES Artículo 20. 1. Las normas del presente título serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA PRINCIPIO DE IGUALACIÓN INVENCIONES DESARROLLADAS POR INVESTIGADORES EN SECTOR PRIVADO O PÚBLICO

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA Art. 20. 2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INVENCIONES REALIZADAS POR UN PROFESOR UNIVERSITARIO COMO CONSECUENCIA DE SU FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD Y QUE PERTENEZCAN AL ÁMBITO DE FUNCIONES DOCENTE E INVESTIGADORA SUS

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - PROFESOR UNIVERSITARIO (relación laboral o funcionarial, Univerisdad pública o privada) - REGULACIÓN DETALLADA EN LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA Y REAL DECRETO SOBRE EL RÉGIMEN DEL PROFESOR UNIVERSITARIO - SE CONTIENE 4 CATEGORÍAS: Catedráticos y profesores titulares de Universidad; catedráticos de escuelas universitarias y profesores titulares de escuelas universitarias

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA NO SE ENGLOBARÍAN LAS INVENCIONES DESARROLLADAS : - Profesor universitario actuando por cuenta propia o ajena (ha de ser en su calidad de profesor universitario) Profesor actuando como miembro de empresa o centro público de investigación Los profesores de Centros de formación profesional o institutos Becarios, doctorandos o ayudantes que intervengan en un proyecto

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA ÁMBITO OBJETIVO DE APLICAICÓN UNIVERSITARIA: 2 REQUISITOS RÉGIMEN INV. 1. - FUNCIÓN INVESTIGADORA. VIENE DEFINIDA POR LOS ESTATUTOS DE LAS UNIVERSIDADES. P. J. ESTATUTOS DE LA UNIV. ALICANTE “PROCESO CREADOR DE NUEVOS CONOCIMIENTOS INDISPENSABLE PARA EL PLENO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE” ES PARTE FUNDAMENTAL ACTIVIDAD DE LA UNIVERSITARIA SUPONE Y UN DERECHO Y UN DEBER DE LOS PROFESORES

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA 2. - CORRESPONDER AL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES DOCENTE E INVESTIGADORA FUNCIONES QUE SE DETERMINAN POR LOS CORRESPONDIENTES DEPARTAMENROS E INSTITUTOS LA INVENCIÓN HA DE RESPONDER DIRECTAMENTE A DICHAS FUNCIONES, EXCLUYÉNDOSE LAS OBTENIDAS EN UN ÁREA DISTINTA

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS DEL ART. 20. 2 PERTENECEN POR LEY A LA UNIVERSIDAD SI BIEN EL PROFESOR TIENE EN TODO CASO DERECHO A PARTICIPAR EN LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA MISMA (Art. 20. 4)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN Art. 20. 3. Toda invención, a la que se refiere el punto 2, debe ser notificada inmediatamente a la Universidad por el profesor autor de la misma.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA Art. 20. 4 El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 2. Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA ESTATUTOS DE LAS UNIVERSIDADES HAN DE DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN (aunque algunos remiten a Normativas o reglamentaciones internas) CREACIÓN DE LAS OFICINAS DE TRANSFERNCIA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (OTRIS) EN SENO DE UNIVERSIDADES 1989, que se encargan de la gestión de las invenciones universitarias, protección jurídica de los resultados y transferencia de tecnología con empresas

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (de forma indirecta) y en Normativa interna (normas generales sobre gestión y tramitación de patentes)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA CESIÓN DE TITULARIDAD AL PROFESOR Art. 20. 5. La Universidad podrá ceder la titularidad de las invenciones mencionadas en el punto 2 al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA DERECHO DELA UNIVERSIDAD A PARTICIPAR EN LOS BENEFICIOS DELA IVENCIÓN OBTENIDOS POR EL PROFESOR Art. 20. 6. Cuando el profesor obtenga beneficios de la explotación de una invención mencionada en el punto 5, la Universidad tendrá derecho a una participación en los mismos determinada por los Estatutos de la Universidad

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA RELACIONES DEL PROFESOR UNIVERSITARIO CON EMPRESAS U OTROS CENTROS PÚBLICOS Art. 20. 7 Cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato con un ente privado o público, el contrato deberá especificar a cuál de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA INVENCIONES DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN Art. 20. 8 El régimen establecido en los párrafos 2 a 7 de este artículo podrá aplicarse a las invenciones del personal investigador de entes públicos de investigación

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA Art. 20. 9 Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de Entes públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 8 de este artículo, serán establecidas por el Gobierno, atendiendo a las características concretas de cada Ente de investigación

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA REAL DECRETO 55/2002, DE 18 DE ENERO, SOBRE EXPLOTACIÓN Y CESIÓN DE INVENCIONES REALIZADAS EN LOS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN R. D. 2002: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial «Esteban Terradas» (INTA), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Salud «Carlos III»

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA ART. 1 AMBITO DE APLICACIÓN 1. Las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISIC), del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial «Esteban Terradas» (INTA), del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del Instituto de Salud «Carlos III» se regirán, en lo previsto en el apartado 9 del artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, por las disposiciones contenidas en el presente Real Decreto. 2. Tiene la consideración de personal investigador, a efectos de lo establecido en el presente Real Decreto: a) Los funcionarios civiles o el personal militar vinculados a los organismos señalados en el apartado 1 del presente artículo por una relación de servicios de carácter estatutario. que desarrollen actividades de investigación. b) El personal contratado en régimen de derecho laboral por los mismos organismos que, asimismo, desarrolle actividades de investigación.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA Art. 1. 2. Tiene la consideración de personal investigador, a efectos de lo establecido en el presente Real Decreto: a) Los funcionarios civiles o el personal militar vinculados a los organismos señalados en el apartado 1 del presente artículo por una relación de servicios de carácter estatutario. que desarrollen actividades de investigación. b) El personal contratado en régimen de derecho laboral por los mismos organismos que, asimismo, desarrolle actividades de investigación.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l Artículo 2. Titularidad de las invenciones Corresponde a los organismos públicos de investigación a los que se refiere el artículo anterior la titularidad de las invenciones realizadas por el personal investigador como consecuencia de las actividades desarrolladas en el ámbito específico de sus funciones, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 3 y 5 del presente Real Decreto.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l Disposición adicional segunda. Derechos sobre propiedad industrial de los becarios de investigación. En cuanto a los posibles derechos de los becarios de investigación sobre propiedad industrial, se estará a lo que disponga la correspondiente convocatoria. l Disposición transitoria única. Distribución de beneficios de explotación de las patentes ya registradas. Los beneficios obtenidos por los organismos públicos de investigación a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, por la explotación de invenciones registradas con anterioridad, serán distribuidos con arreglo a lo previsto en el artículo 4 de este Real Decreto.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA CONFLICTOS CON INVENTORES

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - MENCIÓN COMO INVENTOR - TITULARIDAD DE LOS DERECHOS - NO COOPERACIÓN EN PROTECCIÓN EFECTIVA. (EXTENSIONES DE PATENTES A USA) - RECLAMACIONES DE CANTIDAD POR DESARROLLO DE LAS INVENCIONES - CONSIDERA INADECUADA LA REMUNERACIÓN O COMPENSACIÓN RECIBIDA POR LA INVENCIÓN

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - RECOMENDACIONES PRÁCTICAS - Sólo designar a aquellos INVENTORES que hayan contribuido realmente a la invención con aportación original a la misma (consecuencias en USA. No meros “pair of hands”) y comprobar funciones de su contrato de trabajo (inv. Del Art. 15 o 17) Inclusión de cláusulas contractuales específicas. Ejemplos -

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Toda información, de cualquier tipo o naturaleza, en forma oral o escrita, incluyendo de forma enunciativa no limitativa manuales de instrucción, software, modelos, datos técnicos o financieros, fórmulas, procesos de fabricación, prototipos, muestras, know-how, relación de clientes y proveedores, secretos industriales, patentes u otros derechos de propiedad industrial (en adelante “Información Confidencial”), que se revele y/o a la que tenga acceso el EMPLEADO con motivo de su relación laboral será considerada y tratada como estrictamente confidencial y titularidad exclusiva de la EMPRESA, comprometiéndose el EMPLEADO a mantenerla en secreto, a no divulgarla a terceros sin la autorización previa y por escrito de la EMPRESA y a no usarla más que para el desarrollo de las funciones que se le encomienden.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA La obligación de confidencialidad persistirá a la terminación de la relación laboral en tanto en cuanto la Información Confidencial no haya sido divulgada expresamente por la EMPRESA. El EMPLEADO deberá devolver a la EMPRESA toda Información Confidencial que posea en el plazo de 3 días a la terminación de su relación laboral.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL La EMPRESA será la titular única y en exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, para todo el mundo y durante toda la vida legal de los mismos, sobre los resultados creativos y/o inventivos desarrollados por el EMPLEADO durante su relación laboral que guarden relación con la actividad de la empresa o con cualquier obra o proyecto que, aún no constituyendo la actividad habitual de la empresa, fueran realizadas por iniciativa o por encargo de ésta y/o desarrolladas con medios y/o recursos de la EMPRESA, cediendo en su caso en exclusiva el EMPLEADO a la EMPRESA, por medio del presente, cualesquiera derechos de explotación sobre dichos resultados creativos y/o inventivos sin limitación alguna, ya sea de carácter espacial, temporal y/o de modalidades de explotación.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA El EMPLEADO comunicará de inmediato a la EMPRESA toda innovación, desarrollo o mejora de los conocimientos, productos y técnicas empleadas en el desempeño de sus funciones o siguiendo las instrucciones de la EMPRESA que se produzcan durante la vigencia de su relación laboral. El EMPLEADO se compromete a colaborar, durante la vigencia del presente contrato y después de su terminación por cualquier causa, con la EMPRESA en cuantos trámites y gestiones sean necesarios para obtener la protección óptima y cualesquiera extensiones de la protección que se estimen oportunas, de los resultados creativos y/o inventivos en los que haya participado ya sea mediante la firma de cuantos documentos sean precisos, con la participación en la redacción de solicitudes, prestación de asistencia técnica y/o cualquier otra asistencia útil que se le requiera. Asimismo el EMPLEADO se obliga a no explotar en modo alguno, por sí mismo ni por medio de terceros, ninguno de dichos resultados, durante la vigencia del presente contrato ni después de haberse producido la extinción del mismo, salvo en el caso de que dispusiera de previa, expresa y escrita autorización de la EMPRESA para ello.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l Cláusula de Derechos sobre Invenciones En el supuesto de que en el marco del contrato de trabajo o sobre la base de los conocimientos adquiridos en la empresa o empleando medios de la EMPRESA, el trabajador realizara una invención, la EMPRESA tendrá derecho a asumir la titularidad de la misma. En el supuesto de que la invención no fuera el resultado de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto del presente contrato de trabajo/prestación de servicios y la EMPRESA asumiera la titularidad de la misma, el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación económica justa, basada en la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la EMPRESA y las propias aportaciones del trabajador, si las hubiere.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l Cláusula de Derechos de Propiedad Intelectual (Contrato Francés) 9. 1 This Article 9 applies to all work, intellectual creations and inventions, whatever the nature, including know-how, methods and methodologies, technologies, developments, equipment and models, software and the documentation related thereto as well as any realization which can be protected under intellectual property rights or by any other means (hereinafter collectively designated as the "Creations") designed or developed by the Partner, alone or jointly, in any place, in connection with the performance of this employment contract and in the exercise of his duties within the Company.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA 9. 2 The Partner acknowledges that the Creations created by him or in collaboration, in connection with the performance of this employment contract and any previous employment contract with the Company, - are produced at the initiative and under the supervision of Company (and/or the Group), and belong, as of right, without any exception or reserve, to Accenture which may take any measure in order to protect them; accordingly, the Comapny is entitled to patent, edit, publish and disclose them, directly or indirectly, under its name or the name of a Group entity, or to transfer them, particularly within the Group. In that respect, the Partner undertakes to cooperate, in order to allow the Creations to be protected in Company’s interest, by ensuring the confidentiality of the Creations, except with respect to Company's management, and by signing all the documents necessary requested by the Company during and after the performance of this employment contract.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA 9. 3 Insofar as needed, and particularly in order to comply with the provisions of the Code de la Propriete Intellectuelle (French code of intellectual property), the collective bargaining agreement and the Group's policies, the Partner hereby declares that he shall transfer to Accenture, without any exception or reserves and with all of the legal or factual warranties associated therewith, the entirety of the rights he holds or will hold on the Creations of any kind - particularly drawings, studies, methods, texts, recordings, software, specifications, analysis files, databases, computer Creations, images, sounds, graphic devices, designs, logos, prototypes, layouts, designs, screens, files, architecture, navigation, graphic charts, catalogue - and inventions that he has produced or will produce during the term of this employment agreement.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA 9. 4 The present transfer of intellectual property rights is made for the entire world and for the entire duration of the copyrights attached to the Creations. 9. 5 As a result of the present transfer, the Partner formally agrees not to reproduce or reuse, in any form whatsoever, all or part of the transferred rights, notwithstanding his right to reuse the experience and know-how acquired in connection with this employment contract. 9. 6 The Partner hereby undertakes not to make any claim relating to his moral rights, if any, on the Creations against Accenture, any Group entity, the clients of the Company or the Group, or the holders of a use license (dudosa)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA 9. 7 The financial consideration for the transfers referred to in this Article 9 is included in the gross compensation of the Partner, provided for in this employment agreement. Such consideration may result in some fair compensation to be agreed upon by the parties solely for the patentable inventions created outside of a project, on which inventions the Company would obtain a patent. 9. 12 In case of dispute, the Partner must prove that his Creations do not belong fully to the Company.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l Cláusulas Contrato USA NONDISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFORMATION. Employee agrees that he will not use or disclose, or permit others to use or disclose (other than other employees or representatives of Employer), any trade secrets, confidential information, data or records relating to the business, techniques, operations and conditions (financial or otherwise) of Employer which is not generally known or available through other lawful sources.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA PROPERTY RIGHTS. Subject to the last sentence in this Paragraph, Employer shall acquire exclusive right, title, and interest to all inventions, discoveries, improvements, designs, ideas, know-how, technology and the like developed, conceived, or invented by Employee, in whole or in part, whether written or in some other form and whether or not patentable or eligible for protection under any copyright law. Without limiting the generality of the foregoing, Employee hereby assigns to Employer (i) all rights to any inventions, or to improvements, and all rights to apply for United States and/or foreign letters of patent granted upon such inventions; and (ii) any copyrights Employee may have in materials created by Employee or otherwise generated during the period in which Employee is performing services for Employer, and Employer shall have the sole right to apply for and obtain copyright protection for any materials for which such protection can be obtained and to obtain such copyright renewals. Despite any of the foregoing, nothing in this Paragraph 6 shall apply to an invention for which no equipment, supplies, facility or trade secret information of Employer is used and which is developed entirely on Employee's own time, and (i) does not relate (a) directly to the business of Employer or(b) to Employer's actual or demonstrably anticipated research or development, or(h) which does not result from any work performed by Employee for Employer.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - FIRMA DE DECLARACIONES DE INVENTOR EN EL MOMENTO DE SOLICITAR PATENTE ESPAÑOLA O PCT (ANTES ENTRADA EN USA) - A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO REALIZAR UN “CHECK DE PATENTES” PARA OBTENER FIRMA DE DECLARATION DE INVENTORSHIP Y ASSIGNMENT OF RIGHTS PARA USA - RECOMENDACIÓN A EMPRESAS DE PREVER SISTEMA DE INCENTIVOS POR DESARROLLO DE INVENCIONES

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA CONCILIACIÓN ANTE LA OEPM ART. 140 A 142 LP

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA CON CARÁCTER PREVIO A UNA RECLAMACIÓN POR LA VÍA JUDICIAL LA LEY IMPONE SOMETIMIENTO A ACTO DE CONCILIACIÓN EN LA OEPM l Artículo 140. Antes de iniciar acción judicial alguna basada en la aplicación de las normas del Título IV de esta Ley, relativo a las invenciones laborales, la cuestión discutida deberá ser sometida a un acto de conciliación ante el Registro de la Propiedad Industrial[1].

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l Artículo 141. 1. A los efectos del acto de conciliación mencionado en el artículo anterior, se constituirá una Comisión presidida por un experto del Registro de la Propiedad Industrial[1] designado por el Director de dicho Organismo y formada por un experto designado por los trabajadores de la empresa a la que pertenezca el inventor y otro experto designado por el empresario. l 2. En los casos en que el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, la Comisión de conciliación estará presidida por un experto del Registro de la Propiedad Industrial[1] designado por el Director de dicho Organismo y formarán parte de la misma los miembros designados en la forma que se establezca por Real Decreto dentro del marco de la legislación de funcionarios.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l Artículo 142. 1. Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la Comisión de conciliación en un plazo máximo de dos meses desde que el acto de conciliación se solicitó y las partes deberán manifestarse en el plazo máximo de quince días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de silencio se entenderá que existe conformidad.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l l Artículo 142. 2. Ningún Juez admitirá una demanda sobre derechos dimanantes del Título IV de la presente Ley que no vaya acompañada de una certificación del Director del Registro de la Propiedad Industrial[1] en que se haga constar la no conformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo prevista en los artículos anteriores. 3. Los artículos 460 y 480 de la Ley de Enjuiciamiento civil serán de aplicación supletoria en lo que sea pertinente (no aplicación actual)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA EXPERIENCIA CONCILIADORA DE LA OEPM: - No demasiados casos desde su inicio en 1986 (20 casos total) Desde 1999, 5 casos promovidos por trabajadores; 7 por empresarios La mayoría de casos promovidos por trabajador la cuestión debatida se basaba en Art. 17. 2. LP solicitando compensación económica justa

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - Un supuesto el trabajador tras ser despedido solicitaba transferencia de las máquinas que entendía eran de su propiedad - Casos de conciliación promovidos por empresa ésta consideraba la invención de servicio y tenía derecho a asumir la titularidad - En un caso, la empresa solicitó titularidad de la patente por considerar que se encuadraba en Art. 19 LP

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - Sólo en 4 casos se elabora propuesta de acuerdo: en una se determinó que era invención del Art. 17 y en otra ocasión, que debía indemnizarse al trabajador según el principio de equidad y equilibrio de las prestaciones - En pocasiones se ha declarado el derecho del inventor a remuneración suplementaria - En ninguna de las 4 conciliaciones con propuesta de acuerdo hubo conformidad por alguna de las partes

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA JURISPRUDENCIA EN ESPAÑA

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA l - ESCASA JURISPRUDENCIA RELATIVA A INVENCIONES LABORALES CASO RENFE (STS 22/05/1981) CASO ACEITE OLIVA (ST AP Madrid 7/4/1999) CASO PROYECTO DE VENTAS (TSJ Sala Social Cataluña 3/02/04) CASO POSIBLE SOCIEDAD Y M. U. (ST AP Madrid 17/06/1994) CASO RELACIÓN DE SERVICIOS PREVOA A LA REL. LABORAL (STS 31/12/1999)

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - CASO RENFE ST TRIBUNAL SUPREMO 22/05/1981 LEY APLICABLE CTO TRABAJO 1944 TS DESESTIMA REC. INTERPUESTO POR TRABAJADOR CONTRA ST DE LA MAGISTRATURA DE TRABAJO DESESTIMANDO LA RECLAMACIÓN DE CANTIDAD CONTRA RENFE A PESAR DE RECONOCERSE LA EXISTENCIA DE INVENCIÓN Y SU IMPORTANCIA PARA EMPRESA (AHORRO DE 75 Mio ptas) SE DESESTIMA RECURSO AL NO HABER SIDO CONTRATADO PARA ELLO

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA - CASO ACEITE DE OLIVA ST AUDIENCIA PROVINCIAL MADRID LEY APLICABLE LP 86’ (Art. 17) Desestima la AP el recurso de apelación planteado contra la sentencia de Primera Instancia que desestimó la demanda sobre reconocimiento de derechos sobre patente de invención. Indica la Sala que, de los hechos probados, resulta que la invención del procedimiento para la obtención de aceite de oliva cuya patente se reclama por el demandante apelante, fue fruto de un grupo de investigación constituido por trabajadores de la empresa con el empleo de medios por la misma proporcionada, no siendo acreditado por el demandante que fuera de su exclusiva invención.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA CASO PROYECTO DE VENTA (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Sala de lo Social) Ley Patentes 1986 Trabajador al ser despedido exige reclamación de cantidad por un proyecto de ventas que entendió era invención y por tanto competente la jurisdicción civil TSJ anula por no ser invención patentable y retrotrae al momento antes del pronunciamiento

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA CASO PROYECTO DE VENTA II Frente a sentencia que acogió la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por la mercantil demandada, se alza la parte actora en suplicación. Estima el TSJ el recurso y declara la nulidad de la resolución recurrida y la competencia del orden social para conocer de la cuestión planteada, pues aunque la jurisdicción competente para conocer de reclamación de cantidad por el trabajador a su empresa consecuencia de invenciones laborales durante el tiempo que permaneció al servicio de ésta, es la civil, en este caso no se trata de una invención en sentido estricto, sino en la elaboración de un proyecto de venta que consistía en proponer a los constructores y arquitectos, la oferta con los pisos nuevos de una alarma instalada, incluida en el precio de compra del piso

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA CASO POSIBLE SOCIEDAD Y M. U. (ST Audiencia Provincial Madrid) La AP desestima el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia que en la instancia no acogió las acciones subrogatoria y/o reivindicatoria por él ejercitadas respecto de los derechos de propiedad industrial en cuanto a modelo de utilidad. Entiende la AP que de la prueba practicada se desprende que el recurrente, aún cuando se admitiese que las innovaciones las había propuesto él, no desplegó actividad inventiva alguna para dar al objeto presentado a registro una configuración, estructura o constitución de la que resultan ventajas apreciables para su uso y fabricación, sin que pueda considerarse que el damandado trabajese para el apelante puesto que en ningún momento recibió dinero de éste, sufragando aquél todo el material que utilizó en la configuración del cuestionado modelo de utilidad, que por ser exclusivamente invención suya sólo a él le corresponden los derechos sobre el mismo.

LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA CASO RELACIÓN DE SERVICIOS PREVIA A LA LABORAL (Tribunal Supremo) El TS estima el recurso de casación interpuesto por la empresa actora contra sentencia que revoca la de primera instancia, donde se condenaba al trabajador demandado a transferir a la demandante los derechos de propiedad industrial y la titularidad registral sobre los modelos de utilidad en litigio. La empresa basa su recurso en la infracción de la Ley de Patentes, puesto que la sentencia recurrida interpreta erróneamente la letra de la ley, al considerar como relación laboral lo que en realidad no era más que una prestación de servicios. Por otra parte, en cuanto a la fecha en que la relación laboral da comienzo, no cabe concluir que ya existía la misma y que fruto de la cual sea el modelo de utilidad, sino que el demandado, voluntariamente, hace entrega a la demandante de su proyecto. Así, aunque pudiera tener ideada su invención con anterioridad a su incorporación legal a la empresa, la conclusión de la misma se produjo en el seno de su relación laboral, y fue fruto de una actividad de investigación constitutiva del objeto de su contrato de trabajo.

LAS INVENCIONES LABORALES. COMPARATIVA DE SISTEMAS MENCIÓN A OTROS SISTEMAS LEGALES: EEUU, JAPÓN, ALEMANIA, FRANCIA Y GRAN BRETAÑA JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

LAS INVENCIONES LABORALES EN USA l NO REGULACIÓN FEDERAL O ESTATAL SOBRE INVENCIONES LABORALES l REGULACIÓN CONTRACTUAL DE CESIÓN DE DERECHOS l EN PRINCIPIO EL TRABAJADOR SE ENTIENDE REMUNERADO POR EL EMPLEO Y SALARIO l POCAS EMPRESAS ESTABLECEN INCENTIVOS PARA SU PERSONAL EN TAREAS INVESTIGADORAS, NO SIENDO RELEVANTES LAS CANTIDADES l NO EXCESIVA LITIGIOSIDAD EN LA MATERIA, EXCEPTO PERSONAL AL SERVICIO DE UNIVERSIDADES QUE VENDEN SUS INVENTOS A EMPRESAS PRIVADAS

LAS INVENCIONES LABORALES EN USA l American Telephone & Telegraph Co. V. Integrated Network Corp. Fed Circuit 1992. “CONCEPTION OF INVENTIONS” may include not only patentable inventions but also unpatentable inventions or held as trade secrets l Mc. Elmurry v. Arkansas Power & Light Co. Fed. Circuit 1993 SHOP RIGHT: a shop right is generally accepted as being a right that is created at common law when circumstances demandit, under principles of equity and fairness, entitling an employer to use without charge an invention patented by one or more of its employees without liability for infringement l Carroll Touch, Inc. V. Electro Mechanical Systems, Inc. EMPLOYMENT, SALARY AND BONUSES AS CONSIDERATION FOR EMPLOYEE ASSIGNMENT OF PATENT RIGHTS

LAS INVENCIONES LABORALES EN JAPÓN - RECIENTES SENTENCIAS QUE HAN CONCEDIDO CUANTIOSAS SUMAS A INVENTORES (Tanaka v. Olympus; Yonezawa v. Hitachi Inc; Nakamura v. Nichia Corp) - LAS INVENCIONES PERTENECEN POR LEY AL TRABAJADOR - PUEDEN CEDER A EMPRESA O CONCEDER LICENCIA EXCLUSIVA A CAMBIO DE UNA COMPENSACIÓN RAZONABLE, que se regulaba por lo general en normativas internas de las empresas con cantidades fijas y bastante bajas

LAS INVENCIONES LABORALES EN JAPÓN - COMPENSACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS BENEFICIOS PARA LA EMPRESA Y LA CONTRIBUCIÓN DEL INVENTOR - CAMBIO EN LA LEY PATENTES JP: si el proceso para llegar a un acuerdo con el/los trabajador/es no ha sido razonable el trabajador tendrá derecho a reclamar compensación en función de los beneficios de la patente y el grado de contribución del inventor - Si el ACUERDO DE LA COMPAÑÍA ES RAZONABLE, LOS TRIBUNALES RESPETARÁN DICHOS ACUERDOS Y LA COMPENSACIÓN ABONADA

LAS INVENCIONES LABORALES EN ALEMANIA - LEY INVENCIONES LABORALES DE 1957. INVENCIONES LABORALES Y LIBRES - INVENCIONES LABORALES SON LAS REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TRABAJO O BASADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA - EL RESTO PUEDEN SER LIBREMENTE EXPLOTADAS POR EL TRABAJADOR

LAS INVENCIONES LABORALES EN ALEMANIA - LAS INV. SERVICIO PUEDEN SER RECLAMADAS POR EL EMPRESARIO QUIEN PUEDE ASUMIR LA TITULARIDAD U OBTENER UNA LICENCIA NO EXCLUSIVA. EN AMBOS CASOS COMPENSACIÓN RAZONABLE. - OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN - LA COMPENSACIÓN VIENE DETERMINADA POR COMPLEJAS REGLAS MATEMÁTICAS Y TÉCNICAS EN LOS GUIDELINES DEL GOBIERNO ALEMÁN DE 1959 - GUIDELINES ESTABLECEN PARÁMETROS A CONSIDERAR: BENEFICIOS X ROYALTY ORIENTATIVO X FACTOR DE CONTRIBUCIÓN A LA INVENCIÓN

LAS INVENCIONES LABORALES EN ALEMANIA - SISTEMA BASTANTE CRITICADO POR SUS LOS COSTES BUROCRÁTICOS QUE CONLLEVA - RAZÓN DE LA TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA LEY (PAGO DE UNA CANTIDAD A TANTO ALZADO), que parece ha fracasado - A PESAR DE LAS COMPENSACIONES ESTABLECIDAS POR LEY (CUANTÍAS QUE VAN DE 200 A 3000 Euros AÑO) EXISTEN NUMEROSAS RECLAMACIONES JUDICIALES - EXISTE ARBITRAJE EN OFICINA PATENTES ALEMANA, NO OBLIGATORIO PARA EL CASO DE QUE EL TRABAJADOR YA NO EN LA EMPRESA - CASO “OZON” PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES (Federal Supreme Court 2003)

LAS INVENCIONES LABORALES EN FRANCIA - CÓDIGO PROPIEDAD INTELECTUAL RECIENTE (Ley Patentes 1978) - INVENCIONES DE SERVICIO AQUELLAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL CONTRATO, TIENE DERECHO A REMUNERACIÓN ADICIONAL - REMUNERACIÓN A DETERMINAR EN CONV. COLECTIVOS, REGLAMENTACIONES DE LA EMPRESA O CONTRATOS CON TRABAJADORES - NO SE ESTABLECEN REGLAS PARA EL CÁLCULO

LAS INVENCIONES LABORALES EN FRANCIA - ALGUNOS CONV. COLECTIVOS (INDUSTRIA QUÍMICA) DAN INDICACIÓN : VALOR DE LA INVENCIÓN A DETERMINAR CONSIDERANDO EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN, LAS DIFICULTADES PRÁCTICAS DE IMPLEMENTACIÓN, LA CONTRIBUCIÓN DEL INVENTOR Y EL INTERÉS COMERCIAL DEL INVENTO - LA JURISPRUDENCIA ES VARIABLE (CASOS EN QUE LA REMUNERACIÓN SE ESTABLECE EN FUNCIÓN DEL SALARIO DEL TRABAJADOR Y OTROS QUE NO). Roussel Uclaf v. Raynaud 600, 000 Euros - CÁMARA DE CONCILIACIÓN CONJUNTA PARA INVENCIONES LABORALES (COMPETENTE PARA DICTAR PROPUESTAS QUE SON EJECUTIVAS SI NO SE ATACAN ANTE LOS TRIBUNALES)

LAS INVENCIONES LABORALES EN GRAN BRETAÑA - Uk Patent Act 1977. Modificada 2004. - INVENCIONES DE SERVICIO. 1) The invention was made in the course of the normal duties of the employee and the circumstances were such that an invention might reasonably be expected to result from the carrying out of the employee’s duties 2) The invention was made in the course of duties falling outside the noraml duties of the employee, but in the course of duties specifically assigned to the employee, and the circumstances were such that an invention might reasonably be expected to result from the carrying out of the employee’s duties

LAS INVENCIONES LABORALES EN GRAN BRETAÑA 3) The invention was made in the course of the duties of the employee and, at the time of making the invention, because of the nature of his duties and the particular resonsibilities arising from the nature of his duties the employee had a special obligation to further the interests of the employer’s undertaking - ES NULA TODA DISPOSICIÓN CONTRACTUAL MÁS FAVORABLE AL EMPRESARIO - HASTA 2005 JURISPRUDENCIA ESCASA, CARGA DE LA PRUEBA DIFÍCIL DE SUPERAR PARA INVENTOR AL PRETENDER UNA COMPENSACIÓN (Memco. Med Ltd’s Patent 1992) - Uk Patent Act 1977 THE PATENT SHALL BE OF “OUTSTANDING BENEFIT” (not the invention)

LAS INVENCIONES LABORALES EN GRAN BRETAÑA - - MODIFICACIÓN PATENT ACT 2004, EN VIGOR DESDE ENERO 2005 DERECHO A COMPENSACIÓN. REQUISITOS: “Section 40 (1) Where it appears to the court or the comptroller on an application made by an employee within the prescribed period- that A) the employee has made an invention belonging to the employer for which a patent has been granted B) having regard among other things to the size and nature of the employer’s undertaking, the invntion or the patent for it (or the combination of both) is of outstanding benefit to the employer, and C) by reason of those facts it is just that the employee should be awarded compensation to be paid by the employer, the court or comptroller may award him such compensation of the amount determined under section 41 below”

LAS INVENCIONES LABORALES EN GRAN BRETAÑA - CÁLCULO DE LA COMPENSACIÓN. Section 41 1) An award of compensation to an employee under Section 40 (1) and (2) above shall be such as will secure for the employee a fair share (having regard to all the circumstances) of the benefit which the employer has derived, or may reasonably be expected to derive, from any of the followinga) the invention in question b) The patent for the invention

LAS INVENCIONES LABORALES EN GRAN BRETAÑA PARA DETERMINAR FAIR SHARE OF THE BENEFIT se tendrán en cuenta (Section 41 (4)): - - La naturaleza de las funciones del empleado, su salario y otras ventajas que deriven o puedan derivar de su puesto o que haya derivado de la invención El esfuerzo y preparación dedicado por el empleado en desarrollar la invención El esfuerzo y preparación empleados por otras personas en realizar la invención conjuntamente con el inventor, y los consejos y otra asistencia facilitada por cualquier empleado que no sea un coinventor, y La contribución hecha por el empresario en la realización, desarrollo e implementación de la invención mediante consejos, medios y otra asistencia, por la creación de oportunidades y por su preparación comercial y directiva y actividades.

LAS INVENCIONES LABORALES EN GRAN BRETAÑA MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN SOL MUNTAÑOLA & ASOCIADOS lgrant@solmuntanola. com