LA TUTELA INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE AVVOCATI ASSOCIATI

“LA TUTELA INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE” AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE EUROPEAN PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 1

Lo scenario internazionale • La tutela richiede la registrazione • Riduzione del quoziente di originalità (o capacità distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di brevetti, marchi e modelli (design) • Costante incremento delle registrazioni internazionali • Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di proprietà industriale Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 2

Brevetto e segreto • SEGRETO: durata potenzialmente illimitata, ma rischio a carico dell’inventore. Onere della prova a carico dell’inventore (tutela internazionale prevista dal trattato TRIPs del 1994 – In Italia art. 98 e 99 c. p. i. ) • BREVETTO: assistito da presunzione di titolarità e validità a fronte di una tutela limitata nel tempo (20 anni) ma certa nella sua 16/06/2010 durata Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 3

MARCHI • Il marchio non registrato (di fatto) è protetto solo se notoriamente e continuativamente usato (l’uso locale conferisce solo un diritto di “preuso” nei limiti territoriali e quantitativi dimostrati) • Alcuni paesi (ad esempio Germania, Cina) non riconoscono alcun effetto legale al marchio di fatto Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 4

MODELLI (DESIGN) • Il modello comunitario “di fatto” è protetto solo per tre anni dalla prima diffusione ufficiale • Solo contro imitazioni identiche • Diversi paesi (extra europei) non riconoscono tutela al modello (design) di fatto (es. Cina) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 5

BREVETTI - NOVITA’ • E’ nuovo ciò che non rientra identicamente nello stato della tecnica • Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso noto ovunque tramite una descrizione scritta od orale, uso, o qualsiasi altro mezzo (novità assoluta) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 6

BREVETTI - ATTIVITA’ INVENTIVA (non ovvietà) • E’ inventivo ciò che per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica • Non solo l’invenzione geniale è brevettabile • Problem / solution approach • Could / Would approach Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 7

BREVETTAZIONE ALL’ESTERO • DEPOSITI NAZIONALI DIRETTI • CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO - CBE (EPO = European Patent Office) • CONVENZIONE SUL BREVETTO INTERNAZIONALE - PCT (PATENT COOPERATION TREATY – WIPO = World Intellectual Property Organisation) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 8

BREVETTO EUROPEO Vantaggi: • Procedura centralizzata di esame e concessione • Procedura centralizzata di opposizione • Fascio di brevetti nazionali Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 9

BREVETTO EUROPEO • Comprende 37 Stati e 3 Stati che riconoscono la CBE (non solo Stati dell’Unione Europea) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 10

BREVETTO EUROPEO Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 11

BREVETTO EUROPEO • Si svolge in quattro fasi principali: 1. Ricerca di anteriorità con opinione di brevettabilità e successiva pubblicazione della domanda di brevetto europeo (European Patent Application) 2. Esame di merito ed eventuale concessione (deve essere fatta un’esplicita richiesta di esame) 3. Nazionalizzazione nei paesi di interesse del richiedente 4. Eventuale opposizione (entro 9 mesi) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 12

DEPOSITI DI BREVETTI EUROPEI DOMANDE DEPOSITATE 2005 2006 2007 2008 2009 DOMANDE EUROPEE 60. 790 61. 141 62. 768 63. 077 55. 896 DOMANDE EUROPCT 67. 919 74. 258 78. 655 83. 567 78. 646 TOTALE 128. 709 135. 399 141. 423 146. 644 134. 542 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 13

DEPOSITI DI BREVETTI EUROPEI Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 14

DEPOSITI DI BREVETTI EUROPEI Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 15

BREVETTO INTERNAZIONALE (PCT) • La procedura PCT non consiste nella concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 16

DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT Vantaggi: • Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare • Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi) • Altissimo numero di paesi aderenti Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 17

Stati della convenzione PCT Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 18

BREVETTO PCT Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 19

BREVETTO PCT Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 20

BREVETTO PCT Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 21

BREVETTO PCT Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 22

BREVETTO PCT Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 23

MARCHI • Parola, figura, segno (bi o tridimensionale), suono, destinati a contraddistinguere i prodotti e/o servizi di un’impresa da quelli proposti od offerti da altre imprese concorrenti Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 24

FONDAMENTALI REQUISITI DI REGISTRABILITÀ DEL MARCHIO • NOVITA’ (RELATIVA) • CAPACITA’ DISTINTIVA (ORIGINALITA’) • POSSIBILITA’ DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA • LICEITA’ Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 25

MARCHIO TUTELA INTERNAZIONALE • Marchio comunitario Þ Paesi U. E. • C. D. “Marchio internazionale” Þ Paesi aderenti alle Convenzioni sul Marchio Internazionale (Accordo di Madrid e Protocollo) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 26

MARCHIO COMUNITARIO • Marchio unico per tutti i paesi dell’Unione Europea • Può essere ceduto o dichiarato nuovo solo per tutti i paesi dell’Unione • Può essere concesso in licenza per parte dei paesi dell’Unione o dei prodotti per i quali è registrato Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 27

MARCHIO COMUNITARIO CONTRAFFAZIONE • Sentenza (o provvedimento d’urgenza) se emessa dal giudice del luogo della contraffazione (forum commissi delicti) efficacia solo nello stato • Sentenza (o provvedimento d’urgenza) se emessa nel paese del contraffattore (forum rei) efficacia in tutta UE Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 28

MARCHIO COMUNITARIO NULLITA’ • Cause di nullità - in via principale (solo all’UAMI) - in via riconvenzionale presso i Tribunali comunitari (12 in Italia) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 29

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MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE ARTEMIDE “TIZIO” - Marchio TO 2007 C 002468 Primo deposito MI 1987 C 021468 08 luglio 1987 0000541521 14 marzo 1991 Precedente rinnovo MI 1997 C 003334 14 aprile 1997 0000789574 02 settembre 1999 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 32

MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE Nome: Numero: Data di deposito: Data di registrazione: Classificazione di Nizza: Marchio: Tipo di marchio: Kraft Foods Global Brands LLC 347006 22/09/2009 22/02/2010 30 Individuale Tridimensionale Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 33

MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE Data di deposito: Data di registrazione: Data di scadenza: Classificazione di Nizza: Nome: Numero: 01/02/2005 09/06/2006 01/02/2015 30 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 7205 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 34

MARCHIO (BI) o TRIDIMENSIONALE Data di deposito: Data di registrazione: Data di scadenza: Classificazione di Nizza: Nome: Numero: Tipo di persona giuridica: 01/06/1999 06/02/2001 01/06/2019 30 Ferrero Gmb. H 38843 Persona giuridica Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 35

MARCHI COMUNITARI Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 36

MARCHI COMUNITARI Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 37

MARCHIO INTERNAZIONALE • Registrazione unificata e centralizzata presso un unico ente sovranazionale (WIPO) per tutti i paesi indicati dal richiedente • In tutti i paesi indicati nella registrazione internazionale il marchio è disciplinato dalla legge nazionale Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 38

MARCHIO INTERNAZIONALE ESTENSIONE • 84 Paesi (tutti i più importanti compresi USA, Cina, Giappone e Korea del Sud) • Mancano India e Taiwan (però Taiwan è parte WTO) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 39

INTERAZIONE FRA LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE E’ possibile • Chiedere la registrazione di un marchio internazionale sulla base di un marchio comunitario • Designare l’intera U. E. (marchio comunitario) all’atto della richiesta di registrazione di un marchio internazionale Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 40

MARCHIO INTERNAZIONALE Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 41

MARCHIO INTERNAZIONALE Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 42

MARCHIO INTERNAZIONALE Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 43

MODELLI (DESIGN) 1. PUO’ ESSERE REGISTRATO COME DESIGN L’ASPETTO ESTERIORE DI UN “PRODOTTO”: • QUALE RISULTA DALLE SUE LINEE, DAI COLORI, DALLA FORMA, DAI MATERIALI UTILIZZATI • OVVERO DAL SUO ORNAMENTO 2. PER “PRODOTTO” SI INTENDE QUALSIASI PRODOTTO INDUSTRIALE (O ARTIGIANALE) COMPRESI I COMPONENTI DI PRODOTTI, GLI IMBALLAGGI, LE PRESENTAZIONI, I SIMBOLI GRAFICI Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 44

REQUISITI DI VALIDITA’ DEL DESIGN • NOVITA’ - UN DESIGN E’ NUOVO SE NESSUN DISEGNO O MODELLO IDENTICO E’ STATO DIVULGATO PRIMA DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA - IL TITOLARE O IL SUO AVENTE CAUSA POSSONO TUTTAVIA DIVULGARE (USARE) IL DESIGN PER 12 MESI PRIMA DEL DEPOSITO Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 45

REQUISITI DI VALIDITA’ DEL DESIGN • CARATTERE INDIVIDUALE (SOSTITUISCE LO “SPECIALE ORNAMENTO”) QUESTO REQUISITO SUSSISTE SE “L’IMPRESSIONE GENERALE” CHE IL DESIGN SUSCITA “NELL’UTILIZZATORE INFORMATO” E’ DIVERSA DA QUELLA CHE SUSCITANO I MODELLI PRECEDENTEMENTE DIVULGATI Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 46

OGGETTO: MOTORE TITOLARE: HONDA MOTORS (GIAPPONE) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 47

OGGETTO: MORSETTO PER CAVI TITOLARE: THE PANDUIT CORP. (USA) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 48

OGGETTO: PNEUMATICO TITOLARE: THE YOKOAMA RUBBER CO. (GIAPPONE) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 49

OGGETTO: SANDWICH TITOLARE: YAIR SIERADZKI (ISRAELE) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 50

DESIGN – TUTELA INTERNAZIONALE • MODELLO COMUNITARIO (PAESI UE) • MODELLO INTERNAZIONALE (CONVENZIONE DELL’AIA) Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 51

MODELLO COMUNITARIO Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 52

MODELLO COMUNITARIO Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 53

EVOLUZIONE DEL BREVETTO COMUNITARIO Conclusioni del Consiglio Europeo del 4. 12. 2009 • Brevetto unico per tutta l’Unione Europea • Esame e concessione sempre affidati all’Ufficio Brevetti Europeo • Ricerche di anteriorità condotte anche dagli Uffici Nazionali Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 54

GESTIONE DEL CONTENZIOSO DUE CORTI EUROPEE (PER IL PRIMO E SECONDO GRADO) La Corte di primo grado avrà: • Una sede centrale (con competenza esclusiva per le domande di nullità) • Divisioni nazionali e divisioni regionali (in funzione del numero di cause brevettuali di ciascun paese) con competenza per le domande di contraffazione (anche in sede d’urgenza) e per le riconvenzionali di nullità Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 55

GESTIONE DEL CONTENZIOSO • La Corte d’Appello avrà una sede unica in Europa (per tutte le domande sia di nullità che di contraffazione) • La lingua di procedura sarà: - per le divisioni nazionali o regionali quella del paese in cui si svolge il procedimento (ma le divisioni potranno stabilire l’uso di una delle lingue ufficiali dell’EPO) - per la divisione centrale quella nella quale è stato concesso il brevetto comunitario Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 56

US LITIGATIONS Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 57

Cause di brevetti, marchi e copyright avviate negli Stati Uniti, 1996 -2007 – Fonte Oblon, Spivak Patent Trademark Copyright 2007 3, 487 2, 896 4, 400 2006 2, 835 3, 754 4, 944 2005 2, 720 3, 668 5, 796 2004 3, 075 3, 508 3, 007 2003 2, 814 3, 672 2, 448 2002 2, 700 3, 470 2001 2, 520 3, 348 2000 2, 484 4, 204 1999 2, 318 3, 831 1998 2, 218 3, 448 1997 2, 112 3, 189 1996 1, 840 2, 925 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 58

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Costo medio delle cause di PI in US (Fonte Oblon, Spivak) Patent (2007) Trademark (2007) Copyright (2007) Less than $ 1 million at risk $ 600, 000 $ 255, 000 $ 290, 000 $ 1 -25 million at risk $ 2, 500, 000 $ 650, 000 $ 500, 000 More than $ 25 million at risk $ 5, 000 $ 1, 250, 000 $ 1, 000 2005 Less than $ 1 million at risk $ 650, 000 $ 300, 000 $ 250, 000 $ 1 -25 million at risk $ 2, 000 $ 700, 000 $ 440, 000 More than $ 25 million at risk $ 4, 500, 000 $ 1, 250, 000 $ 975, 000 2003 Less than $ 1 million at risk $ 500, 000 $ 298, 000 $ 249, 000 $ 1 -25 million at risk $ 2, 000 $ 602, 000 $ 499, 000 More than $ 25 million at risk $ 5, 000 $ 1, 000 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 16/06/2010 $ 950, 000 60

CONCLUSIONI • La registrazione internazionale dei brevetti, design e marchi costituisce uno strumento imprescindibile non solo per la tutela dell’innovazione, ma anche per sottrarre sbocchi di mercato ai concorrenti e per la concreta valorizzazione della proprietà industriale come autonomo asset aziendale • Il portafoglio aziendale di brevetti, marchi e design va costantemente incrementato utilizzando al meglio gli strumenti di registrazione unificata previsti dalle convenzioni internazionali per contenere i costi • Parallelamente, è indispensabile una costante attività di monitoraggio delle registrazione dei concorrenti (attraverso sorveglianze periodiche e ricerche preventive) 16/06/2010 Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi 61