LA TUTELA GIURISDIZIONALE TRANSNAZIONALE DEI BREVETTI E DEL

LA TUTELA GIURISDIZIONALE TRANSNAZIONALE DEI BREVETTI E DEL KNOWHOW Torino, 8 novembre 2018 Paolo Catallozzi

Ubiquità degli interessi individuali vs principio di territorialità - Interessi individuali: - alla paternità dell’invenzione - alla massima remunerazione dell’investimento nella ricerca e nello sviluppo → commercializzazione del prodotto ovunque; → opposizione ad iniziative lesive della sua privativa ovunque vengano poste in essere - Principio di territorialità, nella sua duplice accezione: - sostanziale: quale limitazione spaziale della privative e inerenza dei fatti costitutivi e degli effetti della tutela ad un unico territorio - Internazionalprivatistica: quale regola di conflitto

Principio di territorialità e necessità di un suo superamento Abbattimento costi per produzione, trasporto, importazione, scambio di informazioni Incremento delle invenzioni nel campo dell’i. t. e maggiore connessione mondiale. Aumento della possibilità di contraffazioni transfrontaliere

Principio di territorialità e necessità di un suo superamento Aumento della possibilità di contraffazioni transfrontaliere Frammentazione dei meccanismi di private enforcement - Innalzamento dei costi di accesso alla tutela a causa della necessità di moltiplicare le azioni legali in più ordinamenti - Rischio di esiti divergenti dei processi avviati presso una pluralità di Corti, tra loro e rispetto al procedimento di opposizione pendente all’EPO - Uso strategico del forum shopping (sia da parte dei terzi, sia da parte dei titolari delle privative)

Principio di territorialità - Azioni in materia di proprietà industriale: giurisdizione esclusiva dello Stato in cui i titoli sono stati concessi (art. 120 cpi; art. 24, n. 4, Reg. Brussels I bis) ECJ, 1983, Duijnstee: vanno considerate controversie «in materia di registrazione o di validità di brevetti» le controversie vertenti sulla validità, sull'esistenza o sulla decadenza del brevetto ovvero sulla rivendicazione di un diritto di parità per un deposito precedente. - Azioni di contraffazione, azioni contrattuali, azioni dei dipendenti inventori: non opera la giurisdizione esclusiva dello Stato di rilascio del titolo perché le controversie non vertono direttamente sulla validità del titolo medesimo o sull'esistenza del deposito o della registrazione e queste ultime non sono contestate.

Principio di territorialità - ECJ 2006, GAT: la competenza esclusiva prevista dall’art. 16, n. 4, conv. Brussels, deve poter applicarsi qualunque sia l’ambito procedurale in cui la questione della validità di un brevetto è sollevata, a prescindere dal fatto che ciò avvenga mediante azione o mediante eccezione. Esigenza di evitare i rischi: - di pregiudizio del carattere vincolante della norma sulla competenza esclusiva prevista dall’art. 16, punto 4, della Conv. ; - di una moltiplicazione delle competenze, tale da inficiare la prevedibilità delle norme sulla competenza e il principio della certezza del diritto; - di pronunce contrastanti

Azioni cd. «Italian Torpedo» Cass. SU 19550/03: Non vi è giurisdizione del giudice italiano in ordine ad una domanda proposta nei confronti di società con sede all'estero, diretta ad accertare che una certa condotta di mercato, svolta in Italia, non costituisca violazione dei diritti di esclusiva fondati su altrui brevetto europeo per invenzione. Non trova applicazione l'art. 5, primo comma, n. 3, della Conv. Brussels, il quale prevede che, in materia di delitti o quasi delitti, il medesimo venga citato presso il giudice di altro Stato contraente, "davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", giacché il presupposto della giurisdizione del giudice del luogo del danno è un evento dannoso che si pretende certo, mentre la domanda di accertamento negativo della illiceità di una certa condotta non postula affatto un evento dannoso già verificatosi.

Azioni cd. «Italian Torpedo» Artt. 5, n. 3, Reg. Brussels I (ora, 7, n. 2, Reg. Brussels I bis): in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. ECJ 2012, Folien: - - - la norma di competenza speciale oggetto di tale disposizione è prevista, in termini generali, «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» e non consente, quindi, di escludere a priori un’azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione della disposizione medesima; il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire è quello normalmente più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell’amministrazione dell’istruttoria; l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» , concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di detti luoghi

Azioni cd. «Italian Torpedo» Cass. , SU, ord. 14508/13: Sussiste la giurisdizione italiana relativamente alla domanda di accertamento negativo di avvenuta contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto europeo proposta da una società estera nei confronti di società straniere (titolari delle frazioni italiane e tedesche del medesimo brevetto) prive di sedi, anche secondarie, in Italia, rientrando una tale controversia nella sfera di applicazione dell'art. 5, n. 3, Reg. Brussels I T. Milano 2014, Schindler, e T Milano 2016, Bayer: l’art. 5, n. 3, è applicabile solo alle azioni di accertamento negativo di contraffazione di frazione italiana di brevetto europeo, mentre, quanto alle frazioni non italiane, è inconfigurabile che un illecito attuale o potenziale - si verifichi nel territorio italiano, atteso che una pronuncia di non contraffazione di una privativa implica, comunque, l’efficacia di detta privativa, che ha un perimetro territorialmente limitato allo spazio di vigenza dell’ordinamento giuridico cui fa riferimento, per cui al di fuori di quel perimetro di efficacia, non è ipotizzabile un “evento dannoso”.

Cross border injunctions Spider in the web doctrine: l’art. 6, n. 1, conv. Brussels consente di citare in giudizio dinanzi al giudice di uno Stato membro soggetti di altri Stati membri per contraffazione di porzioni (anche) non nazionali di un brevetto europeo quando tali soggetti fanno parte di un medesimo gruppo societario che ha una sede nel territorio dell’autorità giudiziaria adita. Art. 6, n. 1, conv. Brussels: il convenuto domiciliato in uno Stato membro potrà inoltre essere citato, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi.

Cross border injunctions ECJ 2006, Roche: azioni di contraffazione di brevetto europeo proposte nei confronti di diverse società, appartenenti ad un medesimo gruppo e aventi sede in Stati contraenti differenti, per fatti commessi sul territorio di uno, o più, degli Stati medesimi, mediante condotte identiche o analoghe, conformemente ad una politica comune elaborata da una sola di esse. - Requisito per la connessione: tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. - Affinché due decisioni possano essere considerate contraddittorie, è necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto - Non ricorre né una stessa situazione di fatto (i convenuti sono diversi e gli atti di contraffazione loro contestati, posti in essere in Stati contraenti differenti, non sono gli stessi), né una stessa situazione di diritto (il brevetto europeo è disciplinato dalla normativa nazionale di ogni singolo Stato contraente per il quale il brevetto è stato rilasciato)

Cross border injunctions - ECJ 2006, Roche, e l’autonomia di ciascun titolo di privativa nazionale e dell’accertamento della relativa violazione → tramonto della teoria → possibilità per il giudice nazionale di conoscere dei titoli di proprietà industriale stranieri solo in caso di azioni di contraffazione pure e qualora il convenuto abbia il domicilio in quello Stato oppure ivi si è verificato l'evento dannoso - ECJ, 2007, Freeport e 2011, Painer: l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 può applicarsi nel caso in cui le domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi, al fine di radicare la competenza del giudice del domicilio di uno dei convenuti.

Cross border injunctions ECJ, 2012, Solvay: due o più società stabilite in diversi Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi ad un giudice di uno di tali Stati membri, di contraffazione di un brevetto europeo, a causa di atti riservati concernenti il medesimo prodotto. - Ricorre una stessa situazione di fatto e di diritto, talché non è escluso che sfocino in decisioni incompatibili in caso di trattazione separata. - Qualora l’art. 6, punto 1, reg. Brussels I, non fosse applicabile, due giudici dovrebbero esaminare, ciascuno per proprio conto, le contraffazioni denunciate alla stregua dei diversi diritti nazionali che disciplinano le diverse parti nazionali del brevetto europeo di cui si presume la violazione.

Cross border injunctions ECJ, 2012, Solvay (segue): è possibile pronunciare un’inibitoria transfrontaliera provvisoria, fondata su un brevetto estero, anche quando i convenuti nel procedimento principale fanno valere, quale difesa, la nullità del brevetto invocato, tenuto conto della circostanza che il giudice non emette in un caso siffatto una decisione definitiva in merito alla validità del brevetto invocato. Fondamento normativo: art. 31, Reg. Brussels I: I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.

Cross border injunctions Provvedimenti provvisori: provvedimenti volti alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l’esistenza. Caducabilità e nesso di collegamento fra l'oggetto dei provvedimenti richiesti e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito (v. ECJ, 1998, Van Uden; ECJ, 2005, St. Paul Dairy).

Cross border injunctions T Milano, 2016, Heraeus (in tema di inibitoria tedesca alla commercializzazione di prodotti per violazione di segreti industriali): - Il principio della territorialità degli effetti delle privative su diritti immateriali non titolati sembra doversi ancora applicare in materia di segreti, per la quale una giurisdizione e un diritto sostanziale uniformi non esistono nello spazio europeo - Affinché una sentenza di uno Stato Membro abbia efficacia extraterritoriale, il giudice che l’ha pronunciata deve essersi posto la questione della giurisdizione su fatti avvenuti fuori dal proprio Stato di appartenenza - La pronuncia - qualunque sia il criterio di giurisdizione applicato per avere efficacia transfrontaliera deve essere in ogni caso esplicitamente tale

Eccezione di nullità e azione di contraffazione Sorte dell’azione di contraffazione di brevetto straniero ove il convenuto eccepisca l’invalidità del brevetto azionato nei suoi confronti. Ø Tesi per cui il difetto di giurisdizione riguarda la sola domanda riconvenzionale o eccezione di nullità. • Vi è pregiudizialità ? Ø Tesi per cui il giudice della privativa ha giurisdizione anche sull’azione di contraffazione (v. T Torino, 2009, Ecodeco): l’accertamento sulla validità ed efficacia della frazione di brevetto ha carattere pregiudiziale - La pronuncia sulla domanda di contraffazione implica un accertamento implicito sulla validità del brevetto ?

Mezzi di prova Per l’assunzione di mezzi di prova, l’esecuzione di provvedimenti di descrizione o di richiesta di informazioni (art. 121 -bis cpi): si applica il Reg n. 1206/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. Due canali: assunzione delegata e assunzione diretta all’estero (su base volontaria e quando non sono richieste misure coercitive). Possibilità di esecuzione in presenza e con la partecipazione delle parti e/o di delegati dell’autorità giudiziaria richiedente. In ordine al provvedimento di descrizione: v. conclusioni AG Kokott, Tedesco

Know-how e violazioni transnazionali A) Prima della direttiva 2016/943 e dlgs 63/18 - Non si applica il criterio di cui all’art. 120 cpi, riservato ai diritti titolati - Natura strettamente territoriale dei segreti commerciali, difficoltà di individuare un forum commissi delicti al di fuori dell’ambito dello Stato che concede la protezione T Milano, 2016, Haraeus: - L’accertamento di fatto compiuto dal giudice tedesco sulla ritenuta sottrazione dei segreti sul proprio territorio nazionale, una volta definitivo, non può essere messo in discussione da altro giudice di altro Stato Membro, limitatamente alle medesime condotte, poste in essere dai medesimi soggetti, accertate e a condizione che tale accertamento sia divenuto definitivo.

Know-how e violazioni transnazionali B) Dopo la direttiva 2016/943 e dlgs 63/18 - La violazione del segreto rileva quale atto di concorrenza sleale o come violazione di un diritto di proprietà intellettuale ? Nel primo caso, si applicano le regole del luogo dove è patito il danno (art. 6, Reg. Roma II), nel secondo quelle del Paese per il quale la protezione è chiesta (art. 8, Reg. Roma II) - Il segreto industriale va protetto quale diritto non titolato, in presenza dei requisiti dell'art. 98 cpi ovvero ai sensi dell’art. 2598 cc qualora le informazioni aziendali risultino prive di tali requisiti

UPC e sua struttura © Pierre Véron

UPC e competenza Competenza delle divisioni locali e regionali: - Azioni di contraffazione; - Riconvenzionali di invalidità (salvo deferimento della divisione locale/regionale a quella centrale) - Richieste di provvedimenti provvisori - Azioni di danno Competenza della divisione centrale - Azioni di invalidità - Azioni di accertamento negativo

UPC e competenza - Competenza territoriale: divisione locale o regionale dello Stato Contraente a) del luogo della contraffazione, attuale o potenziale o b) del luogo di domicilio del convenuto Se tali criteri non sono utilmente applicabili per mancata istituzione nello Stati Contraenti di una corte → divisione centrale Se il convenuto non è domiciliato in uno degli Stati Contraenti → divisione del luogo della contraffazione, attuale o divisione centrale - Competenza per connessione, se i convenuti hanno rapporti commerciali e l’azione riguarda la medesima contraffazione - Foro facoltativo