LA PROTEZIONE TRANSNAZIONALE DEI BREVETTI E DEI SEGRETI

LA PROTEZIONE TRANSNAZIONALE DEI BREVETTI E DEI SEGRETI COMMERCIALI Avv. Eugenia Tonello Studio Legale Sindico Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Inquadramento generale ■ La prospettiva di questo intervento è pratica, da avvocato. ■ Brevetti per invenzione e segreti commerciali vanno sempre posti a confronto? • Spesso lo si fa. Il sito della WIPO (http: //www. wipo. int/sme/en/ip_business/trade_secrets. htm ) in modo molto sintetico effettua un confronto evidenziando i pro e i contro nella scelta tra la protezione brevettuale e quella conferita dai segreti commerciali. ■ Il problema della protezione non è solo un problema di contenuto della protezione ma anche una questione di come ci si relaziona con il contenuto della protezione; altrimenti detto, quali sono le esigenze pratiche alle quali si vuole rispondere. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Inquadramento generale ■ La percezione generale della proprietà industriale è in termini di esclusiva. • deposito un brevetto per impedire ad altri di copiare quanto faccio io, • ho un brevetto quindi posso impedire ad altri di copiarmi. ■ La percezione generale della proprietà industriale è (anche) in termini di costi che vengono (meglio) tollerati anche nella prospettiva dell’esclusiva. ■ E’ una percezione scivolosa nei presupposti e negli effetti. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Inquadramento generale ■ Chi guarda con interesse alla proprietà industriale dovrebbe ragionare nel modo seguente: SE ho in mano qualcosa di proteggibile, allora, a determinate condizioni, potrò ambire ad essere l’unico. a tutti interessa essere gli UNICI, con meno facilità ci si interroga sui contenuti. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Inquadramento generale ■ La percezione generale della proprietà industriale in termini di esclusiva viene amplificata quando il mercato di interesse supera i confini nazionali e dunque quando la prospettiva evolve da un quadro nazionale ad uno transnazionale. ■ Ancora una volta, si viene attratti dalla possibilità di essere gli UNICI, possibilmente in più paesi, ma con maggiore difficoltà ci si interroga circa i contenuti, declinati anche in relazione all’estensione territoriale della desiderata protezione. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Le conseguenze pratiche – Istituti a confronto ■ Se l’attenzione è (solo) sul perimetro della protezione, in particolare, sulla possibilità di esercitare uno ius excludendi alios il mio interesse si rivolgerà al brevetto ■ Solo con un brevetto è possibile ottenere, a tutti gli effetti, un diritto di esclusiva, mentre la tutela del segreto commerciale subisce [post decreto correttivo del 2010] dei temperamenti importanti che non rendono possibile azionarlo erga omnes qual è la conseguenza? ■ brevetto: diritto forte/protezione importante e forte ■ segreto commerciale: diritto minore/protezione più attenuata da usare quando non è possibile ricorrere al brevetto. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Le conseguenze pratiche – Istituti a confronto In che misura queste considerazioni pratiche trovano riscontro nel diritto positivo e nelle statistiche, in particolare, ove ci si ponga in una prospettiva transnazionale? Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Il brevetto per invenzione ■ Oggetto ■ Requisiti ■ Costi ■ Durata Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Il brevetto per invenzione ■ Il problema del mercato di interesse: nazionale o transnazionale. ■ Posso depositare domande di brevetto per ciascun paese di interesse (depositi plurimi) e sperare di ottenere tanti brevetti nazionali per ciascuna invenzione (brevetti paralleli) con importanti conseguenze a livello di costi e energie di gestione. ■ Da tempi risalenti si avverte l’esigenza di agevolare i depositi plurimi ma non si è ancora giunti ad una conclusione. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Il brevetto per invenzione ■ Convenzione di Unione di Parigi (1883) c. d. priorità unionista ■ Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (1973) procedura unificata di rilascio, all’esito brevetto efficace in tutti gli stati aderenti alla Convenzione. ■ Trattato di Washington – PCT (1970)- agevola i depositi plurimi e facilita l’esame preventivo da parte dei vari Uffici nazionali ■ Accordo TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) (1994) ■ A ciò si aggiungano numerosi tentativi di armonizzare i diritti nazionali al fine di limitare i costi: risultato è una grande vicinanza dei diversi sistemi nazionali. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Il brevetto per invenzione ■ Ripetuti tentativi da parte della Commissione Europea di istituire un brevetto comunitario: • Convenzione di Lussemburgo (1975): mai entrata in vigore • Convenzione di Lussemburgo (1989): mai entrata in vigore ■ Nel 2012 riprendono i lavori per un brevetto dell’Unione Europea ora definito come «brevetto unitario» : • Pacchetto: Regolamenti UE (1257/2012 e 1260/2012) + Accordo su Tribunale Unificato dei brevetti sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio 2013: avrebbe dovuto entrare in vigore il 1 gennaio 2014. Ratifiche insufficienti e poi Brexit. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Qualche dato statistico Nel 2016, a livello mondiale, sono state depositate 3, 127, 900 domande di brevetto: 42. 8% in Cina, principalmente ad opera di cittadini cinesi [1, 3 milioni] 19, 4 % negli USA 10, 2% in Giappone 6, 7 % in Corea 5, 1 % European Patent Office (EPO) 15. 8% altri Fonte: WIPO IP facts and Figures 2017 (http: //www. wipo. int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2017. pdf) Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Qualche dato statistico ■ Nel 2016, per il settimo anno consecutivo, a livello mondiale, i depositi di domande di brevetto sono aumentate. In Italia, nel 2016: • 9, 821 domande di brevetto • 3, 362 delle quali PCT Fonte: WIPO IP facts and Figures 2017 (http: //www. wipo. int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2017. pdf) Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali ■ Informazioni aziendali e esperienze tecnico industriali ■ Non è necessaria una procedura di deposito per avere protezione, non si ottiene una registrazione, non esiste un registro. ■ L’ apparente assenza di formalità rende l’istituto dei segreto appetibile anche da un punto di vista economico ma… Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali ■ Le informazioni sono proteggibili solo ove presentino determinati requisiti, condivisi a livello internazionale: • devono essere segrete; • devono avere valore commerciale in quanto segrete; • devono essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali ■ La tutela del segreto commerciale non richiede un deposito ma non per questo è una tutela che possa essere «improvvisata» ; occorre affrontare dei costi. ■ Occorre dimostrare di avere tenuto, negli anni, condotte idonee a mantenere il segreto nonché di avere sottoposto le informazioni a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Le misure che devono essere approntate in modo strutturato. ■ Non conferisce un diritto di esclusiva, ma può essere azionato solo nei confronti di determinati soggetti con importanti clausole di esclusione. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali ■ Fonti internazionali: • Accordo TRIPS (1994) – art. 39 ■ Fonti nazionali: • ante Codice della proprietà industriale (2005): tutela solo a livello concorrenziale, • nel Codice della proprietà industriale introdotta tutela ad hoc negli artt. 98 -99 che sembrano però delineare una tutela erga omnes, • decreto correttivo del 2010 viene aggiunto un riferimento alla “sottrazione abusive” delle informazioni, Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali ■ A livello comunitario per lungo tempo, ciascuno stato membro ha avuto sue regole : • Direttiva 8 giugno 2016 n. 643 attuata in Italia con il d. lgs. 63/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

I segreti commerciali ■ Le principali modifiche introdotte dal d. lgs 63/2018: • «Informazioni commerciali riservate» sostituite da «segreti commerciali» • Anche i soggetti che ignorano incolpevolmente l’origine illegale di un segreto industriale potranno comunque essere destinatari di provvedimenti a tutela del segreto stesso limitate ad un equo indennizzo • «diritto di sequela» : divieto di commercio di beni che beneficino in modo significativo di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illegalmente a condizione che il commerciante si stato o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’uso illecito di segreti commerciali Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Un punto di incontro: la contrattualistica ■ Contratti di licenza di brevetto - Contratti di know- how / licenza di know- how Contratti atipici Diritto di utilizzo Corrispettivo Profili antitrust: perché contengono clausole limitative della concorrenza Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Un punto di incontro: la contrattualistica ■ Accordi di trasferimento di tecnologia (Regolamento 316/2014/UE) • La circolazione transnazionale delle tecnologie riveste una grande importanza. Riduce i costi ed aumenta i profitti e permette l’arrivo di un prodotto sul mercato dove, invece, fisicamente i prodotti non potrebbero arrivare. • Importanti profili antitrust per la presenza di clausole restrittive della concorrenza. Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico

Grazie! e. tonello@sindico. it Avv. Eugenia Tonello - Studio Legale Sindico